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1、1 第六十一条【专利权被侵犯的特定情况下的举证责任】 第六十一条专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个 人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。 专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门 可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进 行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。 【解释】本条是对本次修改前专利法第五十七条第二款进行拆分而来，同时进行了相 应修改。 本次修改前的专利法第五十七条第二款涉及新产品制造方法发明专利侵权纠纷中的举 证责任倒置和检
2、索报告制度两个方面。这两方面内容的关联性不大，因此本次修改将其拆分为 两款。 依照专利法的规定，实用新型和外观设计专利申请只进行初步审查而不进行实质审查， 因此实用新型和外观设计专利权的法律稳定性较差。如果专利权人对实际上不符合专利法 规定的授权条件的实用新型和外观设计专利权过于轻率地行使其权利，容易浪费专利权人的人 力财力，损害公众的权益，浪费行政部门和司法机关的资源，于己于人均不利。近年来，我国 实用新型和外观设计专利申请和授权数量快速增长，上述问题变得更加突出。但是，通过实质 审查的方式来增强实用新型和外观设计专利权的稳定性，会大量占用公共资源，延长审查周期， 无法体现这两种专利“短、平
3、、快”的特点。因此，2000 年第二次修改专利法时增加了 实用新型专利检索报告制度，使检索报告成为实用新型专利权人针对侵权行为寻求救济时，法 院和专利管理机关审理案件、处理纠纷时的重要参考。经过几年的实践和探索，本次修改从以 下几个方面对这一制度加以完善。 2 一是将检索报告的名称修改为“专利权评价报告” ，并对报告的内容适当扩充，不仅依靠 检索到的文献信息对实用新型专利是否具备新颖性、创造性进行分析评价，还对实用新型专利 权是否满足授予专利权的其他实质性条件，例如说明书的公开是否充分、权利要求是否得到说 明书的支持、修改是否超范围等进行分析评价。 二是基于外观设计专利也没有经过实质审查而授权
4、的情况，并考虑到随着计算机技术和信 息技术的快速发展，国家知识产权局已经具备对外观设计进行检索、分析和评价的能力，将作 出专利权评价报告的范围扩大到外观设计专利，以更有利于外观设计侵权纠纷的解决，使外观 设计专利权人在行使权利时更为慎重，并有效维护公众利益。 三是考虑到依据本次修改后的专利法第六十条的规定，利害关系人可以单独提起专利 侵权诉讼或者请求处理专利侵权纠纷，因此在需要出具专利权评价报告的主体中增加了利害关 系人。这意味着除了专利权人，有权单独依法提起专利侵权诉讼或者请求处理专利侵权纠纷的 利害关系人也可以请求国家知识产权局作出专利权评价报告。 四是明确了专利权评价报告的性质和法律效力
5、。本次修改前的专利法对此没有作出规 定，导致现实中许多人对专利检索报告的性质、是否属于行政决定以及与专利权无效宣告决定 之间的关系存在困惑。本次专利法修改后的本条明确规定，专利权评价报告只是作为法院 审理专利侵权案件或者管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷的证据。具体而言，对法院和管 理专利工作的部门来说，专利权评价报告主要作用在于供受案法院或者行政机关判断相关专利 权的稳定性，以决定是否由于被控侵权人提起专利权无效宣告请求而中止相关程序。如果该报 告在提供相关证据并进行充分说理基础上得出的结论认为该专利权不符合法定授权条件，在被 控侵权人于答辩期内提出的无效宣告请求被专利复审委员会受理的情况下
6、，受案法院或者管理 专利工作的部门应当中止诉讼或者侵权纠纷的处理，等待无效宣告程序的结果，以避免产生认 定侵权成立后专利权又被宣告无效的矛盾；相反，如果评价报告的结论是没有发现该专利权不 3 符合法定授权条件的情况，则表明该专利权具有一定的稳定性，即使被控侵权人提出的无效宣 告请求被专利复审委员会受理，受案法院或者管理专利工作的部门也可以根据修改后的专利 法实施条例的规定或者相关司法解释，酌情采取不中止诉讼或者处理的做法，以避免因被控 侵权人提出无效而不适当地拖延对侵权纠纷的审理或者处理，为专利权人提供及时的法律保护。 总之，专利权评价报告既不是行政决定，也不是对专利权有效性的正式判定，只是国
7、家知识产 权局出具的关于实用新型和外观设计专利权稳定性的证据。专利权是否有效，只能由无效宣告 程序来确定。 应当指出的是，专利权评价报告并非仅仅在于帮助法院或者管理专利工作的部门确定是否 需要中止审理或者处理专利侵权纠纷案件，还体现在：第一，可以帮助专利权人正确认识其获 得的实用新型和外观设计专利权的法律稳定性，避免盲目采取不适宜的行使其专利权的行为， 从而免除对其自身利益造成损害；第二，可以帮助其他单位或者个人正确认识有关实用新型和 外观设计专利权的法律稳定性，避免就不符合专利法规定的授权条件的实用新型和外观设 计专利权进行没有价值的交易行为，例如受让专利权、订立专利权许可实施合同、接受以专
8、利 权入股投资等，从而维护公众的利益不受损害。从某种意义上说，上述两方面的作用是专利权 评价报告更为重要的作用。 本条是关于专利权被侵犯的特定情况下的举证责任的规定 1新产品制造方法的举证责任 本款首先规定了涉及新产品制造方法的发明专利侵权纠纷的举证责任倒置，即对于涉及一 项新产品制造方法的发明专利来说，在发生专利侵权纠纷时，制造相同产品的单位或者个人应 当提供其产品制造方法不同于专利方法的证据。如果不能证明其产品是采用不同方法制造的， 执法机关可以推定该产品是使用专利方法制造的。 4 “谁主张，谁举证”是民事诉讼的基本原则之一。我国民事诉讼法第七十一条规定：“当 事人对自己提出的主张，有责任
9、提供证据” 。根据本条规定，在专利侵权纠纷中，提出指控的 专利权人或者利害关系人应当首先承担举证责任，提供证据证明：第一，自己拥有什么样的专 利权以及该专利权的权利状况；第二，被控侵权人何时何地进行了何种行为；第三，被控侵权 人实施了其专利产品或者其专利方法，即实施行为的客体落入其专利权的保护范围之内。 但是，当专利侵权纠纷涉及一项产品制造方法专利时，由于制造方法只有在产品的制造过 程中使用，要求权利人进人生产现场进行调查，取得被控侵权人使用了专利方法的证据是比较 困难的。为了更为有效地保护专利权，本条对涉及新产品制造方法的发明专利作出了举证责任 倒置的规定。 TRIPS 协议第 34 条规定
10、，如果专利的内容系获得产品的方法，司法当局应有权责令被告 证明其获得相同产品的方法不同于该专利方法。成员应当规定，至少在下列情况之一中，如无 相反证据，则未经专利所有人许可而制造的任何相同产品，均应视为使用该专利方法而获得： （a）如果使用该专利方法而获得的产品系新产品；（b）如果该相同产品有相当大可能是使用 该专利方法所制造，而专利所有人经合理努力仍未能确定其确实使用了该专利方法。我国专利 法采用了 TRIPS 协议给出的方案（a） 。 关于举证责任转移的规定，在专利法的两次修改中都作了修改。 1984 年制定的专利法第六十五条第二款规定，在发生侵权纠纷时候，如果发明专利是一 项产品的制造方
11、法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明。然而，对 于一项制造方法专利权来说，在任何情况下都要求被告承担举证责任也是不尽合理的。产品制 造方法可以是新产品的制造方法，也可以是已知产品的制造方法。如果生产的产品是过去已知 的产品，自然也就存在相应的制造方法。仅仅因为某人发明了一种新的制造方法，就要求生产 已知产品的人在发生纠纷时不得不首先承担举证责任，显得不够合理。考虑到这一因素，借鉴 5 当时已经基本定型的 TRIPS 协议草案的规定，1992 年第一次修改专利法时，在本项所述“产 品”二字前增加了一“新”字。虽然仅仅增加了一个字，却大大限制了举证责任倒置的范围。 这样，第一
12、次修改后的专利法一方面将制造方法专利权的保护扩大到由该方法所直接获得的产 品，从而大大增强了对方法专利权的保护力度；另一方面缩小了举证责任倒置的范围，使之更 加合理，两者是一种法律上的平衡。 第一次修改后的规定还存在不够完善之处，这就是规定制造同样产品的单位或者个人应当 提供的仅仅是“其产品制造方法的证明。 ”实践表明，仅要求被告提供“其制造方法的证明” ， 有时不能清楚表明被告实施的方法与专利方法之间的异同，不利于人民法院或者管理专利工作 的部门认定是否构成侵犯方法专利权的行为，不利于达到规定举证责任倒置的立法目的。因此， 专利法的第二次修改将其修改为：“制造同样产品的单位或者个人应当提供其
13、产品制造方法不 同于专利方法的证明” 。修改后的条文克服了上述缺陷，同时与 TRIPS 协议的规定更加一致。 应当注意的是，本条规定举证责任倒置的原则，并不意味着当发生侵权纠纷时，制造方法 专利权的专利权人只需要提出被告侵犯了其专利权的主张，就可以从此以逸待劳，坐等被告提 供证据。专利法规定的举证责任倒置只是在特定情况下的例外，它是有条件的。若要让被告承 担举证责任，一项制造方法专利权的专利权人在诉讼开始时需要提供证据证明：第一，被告制 造、销售、使用或进口的产品与采用专利方法所直接获得的产品相同；第二，这种产品是新的。 此后，才能由法院责令被告进行举证。 关于“新产品”的含义，TRIPS 协
14、议没有作进一步的规定，我国专利法和实施条例也没有 作进一步的解释。我们认为，所谓“新的”不同于专利法所规定的“新颖性” ，只要所涉及的 产品在专利申请日之前是本国市场上未曾见过的，就可以认为是新产品，从而将举证责任转移 到被告一方。 然而，要求原告证明所涉及的产品在国内市场上未曾出现过也是相当困难的。要证明产品 6 曾经出现过，只需举出一个证据即可；要证明产品没有出现过，则是无边无际的事情，除了断 言之外，很难想象原告如何举证。因此，一种观点认为在判断所涉及产品是否为一种新产品时， 可以要求被告举出反证，也就是只要被告能够证明该产品曾经在国内市场上出现过，则不适用 本款关于举证责任倒置的规定。
15、这种作法相当于在所涉及产品是否为“新产品”的问题上也实 行举证责任倒置，有超出本款规定之嫌。但是从可操作性的角度出发，舍此似乎又别无良策。 这是专利法中的一个难题。从这一点出发，采用 TRIPS 协议第 34 条规定的方案（b）似乎更 好一些。方案（a）和方案（b）都是对举证责任倒置的适用作出一定限制，方案（b）的限制 是“相同产品有相当大可能是使用该专利方法所制造，然而专利权人经合理努力仍未能确定被 告确实使用了其专利方法” 。对于这样的要求，专利权人比较容易举证，法院也比较容易判断， 可以避免首先在确定举证责任倒置问题上就产生很大的争议，使侵权诉讼陷于难于顺利进行下 去的境地。 2.实用新
16、型专利权人的特别举证责任 本条第二款还规定了实用新型专利权人的特别举证责任即对于实用新型专利，执法机关 可要求专利权人出具国家知识产权局作出的检索报告，作为其权利成立的初步证据。 在诉讼中由权利人提供证据，说明自己的权利状况本来是权利人的一般举证责任。在以往 的司法实践中，只要专利权人出具国家知识产权局授予的专利权证书，包括发明专利证书、实 用新型专利证书和外观设计专利证书，就可以证明自己合法拥有专利权。根据本款规定，实用 新型专利权人在出具实用新型专利证书后，执法机关认为必要，还可以要求他出具国家知识产 权局作出检索报告。这样，就为实用新型专利权人证明自己的权利状况规定了特别的举证责任。 本
17、款实质上是对实用新型专利权的一种限制，其原因在于实用新型专利权的不确定性。在 各国专利法中，专利一般仅指发明专利。我国在建立专利制度时，考虑到我国的技术水平还不 7 高，发明创造中技术含量较低的小发明较多，因此把实用新型和外观设计纳入专利保护的范围。 但是，由于专利法规定对实用新型和外观设计专利申请仅进行初步审查，不进行实质审查，因 此实用新型和外观设计专利权具有很大的不确定性。在实践中，公众中一些人对实用新型和外 观设计专利权的不确定性缺乏清楚的认识，认为国家知识产权局对许多不具备条件的发明创造 轻易授予专利权，影响了专利制度的形象。在专利法的第二次修改过程中，国家知识产权局、 国务院法制办
18、试图明确实用新型和外观设计专利与发明专利的差别，明确实用新型和外观设计 专利权利的不确定性，构思了多种方案，包括在专利证书上明确指明实用新型和外观设计专利 不经过实质审查；将实用新型和外观设计权利证书改为权利登记证书；要求专利权人举证等等。 经过反复讨论，考虑到我国施行专利制度十几年来，大家对实用新型和外观设计制度已经比较 熟悉，对其审查、证书方面的规定进行修改可能会造成大家认识上的混乱，最后采用了可以要 求实用新型权利人出具检索报告的规定。这样的要求本来应当同样适用于外观设计专利权，但 是由于进行外观设计检索在条件上存在困难，所以未对外观设计专利权作出相应规定。 关于实用新型专利检索报告的规
19、定，有如下几点需要予以说明： （1）要求国家知识产权局作出检索报告的时间 本款规定，专利侵权纠纷涉及实用新型专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要 求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。从规定的文字来看，似乎可以得出这 样的结论，即只有当人民法院或者管理专利工作的部门要求时，国家知识产权局才有必要对所 涉及的实用新型专利进行检索。但是，从更合理的角度来看，应当允许实用新型专利权人在获 得专利权之后立即请求国家知识产权局出具检索报告。其理由在于：本项规定的出发点是在一 定程度上克服实用新型专利权法律确定性不强的缺点，对于不符合专利法规定的实质性条件、 本来不应授予专利权的实用新
20、型来说，让专利权人越早知道其专利权的实际状况越好，这样就 能够避免专利权人进行不必要的转让、许可活动和专利侵权诉讼，无论对专利权人还是对社会 8 公众都有好处。当然，采取这种作法的缺点是作出检索报告的请求数量会多一些，在国家知识 产权局目前尚存在案件积压的现实状况下，会进一步增大其工作负担。 （2）请求作出检索报告的主体资格 根据本条第二款的规定，实用新型专利权人可以请求国家知识产权局作出检索报告，这一 点是没有疑问的。但是，除此之外，是否还有其他人可以请求国家知识产权局作出检索报告？ 所述其他人包括利害关系人，例如被许可人等，以及被控侵权的行为人。为了避免使检索报告 的数量过多，不适当地增大
21、国家知识产权局的工作负担，将检索报告的请求人限制在实用新型 专利权人的范围内比较适宜。对于被许可人来说，可以在订立专利实施许可合同之前敦促专利 权人请求作出检索报告，以初步确定所涉及的实用新型专利权的有效性，不一定需要由被许可 人出面请求国家知识产权局作出检索报告；对于被控侵权的行为人来说，可以自己或者通过各 种社会中介机构进行有关检索，以判断所涉及实用新型专利权的有效性，也不一定需要请求国 家知识产权局作出检索报告。 （3）检索报告的内容 目前国家知识产权局对外提供检索服务的作法是仅仅将检索的结果提供给检索请求人。所 述检索结果，是指经过检索所获得的相关文献。国家知识产权局仅仅告诉请求人哪些
22、文献与被 检索的技术最为相关，哪些文献较为相关，至于文献中具体哪些内容导致得出这样的结论，以 及相关的程度是否能够得出缺乏新颖性、创造性的结论，则由检索请求人自己进行判断。PCT 国际检索单位在国际申请的国际阶段进行检索所作出的检索报告也采用类似的作法。 但是，对于本条第二款规定的实用新型专利检索报告来说，如果也采用这样的方式，则比 较难于达到设置本款规定的立法目的。其理由在于，国家知识产权局目前检索的文献大部分为 外国专利文献，阅读这些外国专利文献需要较高的外语水平和技术水平，同时新颖性和创造性 9 的判断也需要有专门的专利审查知识，因此仅仅提供相关文献的作法会增大专利权人和人民法 院、管理
23、专利工作的部门理解应用上的困难，不利于检索报告发挥其预期的作用。基于这样的 理由，专利法实施条例新增加的第五十九条规定：“经检索，国务院专利行政部门认为所涉及 的实用新型专利不符合专利法第二十二条关于新颖性或者创造性的规定的，应当引证对比文件， 说明理由，并附具所引证对比文件的复印件” 。这样作也会增大国家知识产权局的工作负担， 但是从更好地实施专利法，进一步完善专利制度的角度出发，采取这种作法更为有利。 需要注意的是，依照专利法实施条例第五十九条的规定，国家知识产权局只有在经检索认 为实用新型专利不具备新颖性或者创造性时，才需要说明理由。在国家知识产权局仅仅检索到 与实用新型专利相关、但是并
24、不影响其新颖性或者创造性的对比文件，或者根本没有检索到相 关对比文件的情况下，国家知识产权局作出的检索报告中不会明确写上诸如“该实用新型专利 具备新颖性和创造性”的肯定性结论并为之而说明理由。这是符合情理的，因为国家知识产权 局不能排除他人在同样的检索范围内发现足以影响该实用新型专利的新颖性或者创造性的对比 文件的可能性，因此即使没有发现这样的对比文件，也不宜给出这种肯定性的结论。 专利法规定的授予实用新型专利的实质性条件除了新颖性和创造性之外，还包括许多其他 条件，例如是否属于授予实用新型专利权的技术范围、说明书公开是否充分、权利要求是否以 说明书为依据、是否具备实用性等等。考虑到是否符合这
25、些条件不都是通过检索能够表明的， 而且本款规定的检索报告并不意味着对实用新型专利进行全面的实质审查，因此检索报告仅局 限于新颖性和创造性这两项条件。专利审查的实践表明，新颖性和创造性是影响专利权有效性 最为主要的两项条件，检索报告只要能够为判断实用新型专利的新颖性和创造性提供初步证据， 就已经在很大程度上达到了设置本项规定的目的。 （4）检索报告的效力 应当注意的是，本款规定的检索报告的效力与国家知识产权局在发明专利的实质审查中得 10 出的审查结论是有区别的，因为实用新型专利检索报告是国家知识产权局单方作出的，在形成 结论的过程中没有实用新型专利权人的参与。当专利权人不同意检索报告的结论时，
26、他不能如 同在实质审查中那样获得陈述其意见的机会，也不能如同在实质审查中那样提出复审请求乃至 向人民法院起诉。正因为如此，检索报告只能作为实用新型专利权有效性的初步证据。 尽管如此，实用新型检索报告仍然具有其价值，这体现在：第一，可以供实用新型专利权 人作为自律的参考，帮助他们认识其专利权的实际状况，避免进行不必要的转让、许可活动和 盲目提起侵权诉讼；第二，为人民法院和专利工作的部门提供有价值的信息，帮助法官和处理 人员判断是否需要中止侵权案件的审理，同时有助于在侵权审理中依据检索报告的结果更为适 当地应用公知技术抗辩原则。 最后应当指出的是，如果检索报告的结论与专利复审委员会或者人民法院针对
27、相同已知技 术作出的无效宣告请求审查决定或者判决的结论不同，应当以后者为准。 第六十二条【现有技术和现有设计抗辩】 第六十二条在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技 术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。 【解释】本条为新增条款，在专利法中引入了“现有技术和现有设计抗辩”的规则， 本条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术 或者现有设计的，不构成侵犯专利权。 ” 本次修改后的专利法第二十二条、第二十三条分别对现有技术和现有设计作了定义， 即“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术” ；“本法所称现有设计， 是
28、指申请日以前在国内外为公众所知的设计” 。因此，对本条所述的“现有技术”和“现有设 计” ，应当按照上述条款的规定予以理解。 11 专利权是经过国家知识产权局审查认可后授予的权利，而不是如同著作权那样一旦作品完 成就自然产生的权利。因此从道理上讲，所有被授予的专利权都应当符合专利法规定的授 权条件。然而一方面，我国对实用新型和外观设计专利申请只进行初步审查，授予专利权的实 用新型和外观设计专利没有经过关于是否属于现有技术或者现有设计的检索、审查，难于确保 其符合专利法规定的授权条件；另一方面，发明专利申请虽然经过实质审查，但由于客观 条件的限制，审查员能够检索到的只是书面公开的文献，其中又主要
29、是各国公开的专利文献， 很难发现通过使用公开等方式为公众所知的技术或者设计，因此也难于确保授予专利权的发明 都符合专利法规定的授权条件。当今世界，没有任何国家能够担保其授予的专利权都符合 其法律规定的授权条件。 如果发现被授予专利权的发明创造不符合规定的授权条件，根据专利法的规定，任何 公众都可以通过无效宣告程序来宣告该专利权无效。但是，在法定机关按照法定程序对专利权 无效宣告请求作出决定之前，专利权人仍然有权就他人实施其专利的行为向法院起诉或者请求 管理专利工作的部门处理。在专利权人向法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理的情况下， 按照专利法的规定，被控侵权人认为该专利权应被宣告无效的，只
30、能向专利复审委员会提 出无效宣告请求，不能由受案法院或者管理专利工作的部门就该专利权是否有效的问题作出认 定。一般情况下，受案法院或者管理专利工作的部门需要等待宣告专利权无效或者维持专利权 有效的决定生效之后，才能认定被控侵权行为不构成侵权行为，或者恢复原来的侵权审理或者 处理程序。这种做法使专利侵权纠纷的审判、处理程序变得复杂漫长，浪费行政、司法资源， 要么使专利权人得不到及时保护，要么使被控侵权人陷人无端的诉累，从各方面来看都是不利 的。 专利法第二十二条第一款规定“授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造 性和实用性” ；第二十三条也相应地规定了授予外观设计专利权的条件。上述规定表
31、明，凡是 属于现有技术或者现有设计的技术方案或者设计方案，不能被授予专利权。这样的技术方案或 12 者设计方案既然已经为公众所知，又不能被授予专利权，则已经属于公有领域，公众中的任何 人都有权自由予以实施应用，进而享受其实施应用产生的利益，任何他人均无权干预、剥夺这 种权利。可以认为，上述规定实际上已经隐含了允许进行现有技术和现有设计抗辩的含义。正 因为如此，在本次修改专利法之前，最高人民法院作出的有关司法解释已经写入了允许进 行现有技术和现有设计抗辩的有关规定。然而，由于专利法中没有明确规定，上述做法缺 乏坚实的法律基础，也容易导致施行上的不一致现象。 为完善我国的专利制度、保护专利权人和公
32、众的合法利益，在总结现有司法实践经验的基 础上，本次修改专利法新增了现有技术和现有设计抗辩的规定。 关于本条的理解，应当注意以下几点： 第一，本条规定的只是一种抗辩制度，而不是规定法院或者管理专利工作的部门负有主动 查明被控侵权人实施的是否是现有技术或者现有设计的职责。因此，本条的适用既需要被控侵 权人自己提出抗辩主张，同时也需要其提供支持其抗辩主张的证据。法院或者管理专利工作的 部门应当在被控侵权人提供的证据基础上判断其抗辩主张是否成立，但不能代替被控侵权人主 动去检索现有技术或者现有设计。 第二，被控侵权人只能以其实施的技术或者设计是现有技术或者现有设计为由进行抗辩， 不能依据其他法定的能
33、够宣告专利权无效的理由进行抗辩，例如原告的专利说明书公开不充分、 权利要求得不到说明书的支持、修改超出原申请文件记载的范围等。在本次修改专利法的 过程中，有专家主张将现有技术或者现有设计抗辩规则扩大到覆盖被控侵权人实施抵触申请中 的技术或者设计的情况，但立法机构没有采纳这种建议。其主要原因在于：在判断现有技术抗 辩是否成立时，法院或者管理专利工作的部门只需判断被控侵权的技术或者设计是否属于现有 技术或者现有设计，无需将专利技术或者专利设计与现有技术或者现有设计进行对比，即无需 判断被授予专利权的发明创造的新颖性；如果将抵触申请作为抗辩理由，则需要将专利技术或 13 者专利设计与被控侵权人进行抗
34、辩所提出的在先申请进行对比并判断是否构成抵触，其性质属 于对授予专利权的发明创造是否具备新颖性进行判断，这有悖于专利法规定的专利权有效 性问题只能通过专门的无效宣告程序解决，不能由审理或者处理专利侵权纠纷的法院或者管理 专利工作的部门在审理或者处理过程中一并予以认定的基本制度安排。 第三，在被控侵权人提出现有技术或者现有设计抗辩主张，并举证有关证据的情况下，受 案法院或者管理专利工作的部门机关应当首先判断抗辩能否成立。一旦认定抗辩成立，就可作 出认定不侵权的判决或者决定，无需就被控侵权技术或者设计是否落入专利权保护范围进行判 断。只有在抗辩不成立的情况下，才需要继续判断被控技术或者设计是否落人
35、专利权的保护范 围。 第四，宣告专利权无效并已生效的决定不仅排除了原专利权人针对他人实施原专利的行为 提出专利侵权指控的权利，而且具有溯及既往的法律效力，即被宣告无效的专利权视为自始既 不存在。与之相比，法院或者管理专利工作的部门认定现有技术抗辩成立，进而认定不构成侵 权的结论仅仅适用于该具体案件。在针对其他被控侵权人或者针对同一被控侵权人的其他实施 行为的专利侵权纠纷案件中，被控侵权人提出现有技术或者现有设计抗辩主张的，需要各案判 断，不能适用己经作出并已生效的判决或者处理决定。 第六十三条【假冒专利行为的法律责任】 第六十三条假冒专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并
36、予公 告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处二十万元以 下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 【解释】本条是合并本次修改前的专利法第五十八条和第五十九条而来，本条修改之 处在于以下两个方面。 14 一是将本次修改前专利法第五十八规定的“假冒他人专利行为”与第五十九规定的 “冒充专利行为”统一规定为“假冒专利行为” 。 本次修改前的专利法之所以区分假冒他人专利和冒充专利概念，并对其规定了不同的 法律责任，有专利法制定与修改历史沿革的原因，同时考虑到 1997 年修改后的刑法 第二百一十六条也采用了“假冒他人专利”的概念。 从本质上看，假冒他人专利行为与冒充专
37、利行为都是作假欺骗的行为，即冒用专利号或者 专利标记，借用专利的名义欺骗公众，属于损害公共利益、扰乱正常市场秩序的违法行为。从 形式上看，两者的区别主要在于：假冒他人专利行为冒用的是他人已经取得、实际存在的专利； 冒充专利行为冒用的是实际上并不存在的专利。 实践中，由于我国的专利申请量和授权量巨大，即使行为人按照专利编号的规则随便杜撰 一个专利号，也有可能与实际存在的某个专利号相同。因此，究竟是构成“假冒他人专利”还 是“冒充专利” ，有时与行为人的主观意愿无关，完全由偶然因素决定。从法律责任上看，两 者的区别主要在于：假冒他人专利行为有可能同时构成侵犯他人专利权的行为，此外也侵犯了 该专利权
38、人的标记权，行为人还要承担相应的民事侵权责任。但是，从欺骗公众、扰乱市场秩 序的角度来看，冒充专利行为的社会危害性并不亚于假冒他人专利。所以，从行政管理和行政 处罚的角度而言，两者没有区分的必要，应归为一类，同等对待。 需要指出的是， “假冒专利”涵盖了本次修改前的专利法规定的“假冒他人专利”和 “冒充专利”行为，但其具体含义不宜理解为仅仅是这两类行为的简单叠加。随着我国对专利 制度认识的不断深人以及专利保护水平的不断提高，同时考虑我国的国情，对“假冒专利”的 概念也应当有所扩充和调整，以适应打击以专利名义欺骗公众的不法行为的实际需求。对“假 冒专利”的含义和具体行为方式，将在修改后的专利法实
39、施条例中作出更为具体的规定。 15 二是提高了对假冒专利行为的行政处罚力度。 目前，我国某些地区侵犯专利权和假冒专利的问题还比较突出，不仅扰乱了市场秩序，也 严重影响到我国创新能力的提高。事实表明，除了加强宣传教育，提高公众的知识产权意识之 外，加大行政处罚力度、增大违法行为成本是必要的管理手段。为此，本次修改专利法提 高了对假冒专利行为进行行政处罚的力度，规定在有违法所得的情况下，要没收违法所得，可 以并处没收违法所得四倍以下的罚款（本次修改前的专利法规定对假冒他人专利行为可以 并处的罚款数额最高为违法所得的三倍，而对冒充专利行为没有规定没收以及可以并处罚款的 行政处罚） ；在没有违法所得的
40、情况下，可以处二十万元以下的罚款（本次修改前的专利法 规定对假冒他人专利和冒充专利行为罚款的最高限额均为五万元） ，以充分发挥行政处罚的制 裁和威慑作用。 结合上述两方面的考虑，本次修改后的专利法本条规定：“假冒专利的，除依法承担 民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得四 倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责 任。 ” 本条是关于假冒他人专利行为的法律责任的规定。 一、假冒他人专利的行为 第二次修改后的专利法实施条例新增加了第八十四条，规定： “下列行为属于假冒他人专利的行为： （一）未经许可，在其制造或者
41、销售的产品、产品的包装上标注他人的专利号； （二）未经许可，在广告或者其他宣传材料中使用他人的专利号，使人将所涉及的技术误 16 认为是他人的专利技术； （三）未经许可，在合同中使用他人的专利号，使人将合同所涉及的技术误认为是他人的 专利技术； （四）伪造或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件” 。 应当注意，上述规定是穷尽性规定，也就是假冒他人专利的行为只能是上述四种行为之一 或者其组合。之所以如此规定，是因为按照行政处罚法规定的原则，行政部门作出行政处罚必 须针对法律法规中有明文规定的应当予以处罚的行为。 根据本条规定以及专利法实施条例的上述规定，可以归纳出构成假冒他人专利的行为
42、需要 具备以下构成要件： 第一，必须要有假冒行为，即未经专利权人许可，以某种方式表明其产品为他人获得保护 的专利产品，或者其方法为他人获得保护的专利方法，从而产生误导公众或者有关人员的结果。 第二，被假冒的必须是他人已经取得的、实际存在的专利，这是假冒他人专利行为与冒充 专利行为的区别所在，如果冒用的是实际不存在的专利，则构成冒充专利行为。 第三，假冒他人专利的行为应当是一种故意的行为，上面所列举的几种行为均具有故意的 性质。 在认定假冒他人专利行为时，有如下两个问题值得进行探讨。 （1）假冒他人专利的行为是否必须以采用了他人受专利保护的发明创造为前提条件，也 就是行为的客体是否必须落人他人专
43、利的保护范围之内？ 17 一种观点认为，假冒他人专利的行为必须同时也是侵犯他人专利的行为，也就是该行为的 客体必须包含了他人专利的独立权利要求的所有必要技术特征，或者采用了他人外观设计专利 的设计方案。如果行为所涉及的产品仅仅与专利产品相似，实际上并不真正构成侵权行为，只 是未经专利权人许可而使用其专利标记或者专利号，就不构成假冒他人专利的行为。 依据第二次修改之前的专利法的规定，上述观点是有道理的。因为原专利法第六十九条规 定：“假冒他人专利的，依照本法第六十五条的规定处理” 。当时的专利法第六十五条的规定 仅涉及“实施其专利的侵权行为” ，因此可以认为假冒他人专利的行为应当同时也是原专利法
44、 第六十五条意义下的侵权行为。但是，经过专利法的第二次修改，上述规定已经产生变化。本 条采用的是“假冒他人专利的，除依法承担民事责任之外”的表述方式，这表明假冒他人 专利的行为人所要承担的民事责任不仅包括未经许可而实施他人专利的民事责任，亦即专利法 第六十条规定的侵犯其专利权行为的民事责任，也包括未经许可而使用他人专利标记，亦即侵 犯专利法第十五条规定的标记权的行为的民事责任。换句话说，与原专利法第六十九条的规定 相比，本条规定扩大了假冒他人专利行为的行为人应当承担的民事责任的范围，从而也就扩大 了对假冒他人专利行为的行为人进行行政处罚、甚至追究其刑事责任的范围。 上述责任范围的扩大是合理的。
45、对假冒他人专利行为不仅要追究行为人的民事责任，还要 进行行政处罚，必要时还要追究其刑事责任，其原因在于这种行为不仅侵犯了专利权人的权利， 而且还具有欺骗公众的性质，损害了公众的利益，扰乱了正常的市场秩序，具有社会危害性。 只要构成假冒他人专利的行为，就必然具有上述危害性，与行为客体是否落人他人专利权的保 护范围之内没有直接的关联。例如对于未经许可在合同中使用他人的专利号，使人将合同所涉 及的技术误认为是他人的专利技术这种类型的假冒他人专利行为来说，由于具体技术尚未实施， 单从合同内容出发有时还难于判断是否落入他人专利权的保护范围之内，但是这种行为本身就 构成了一种违法行为，并具有欺骗性，应当受
46、到法律的制裁。 18 如果将假冒他人专利的行为严格限定在这样的范围之内，即不但冒用了他人的专利标记， 而且实际采用了他人获得专利权的发明创造，那么对于冒用他人的专利标记，而实际行为客体 与专利权保护客体有所不同的行为来说，在专利法中就无法找到进行行政处罚，甚至追究刑事 责任的法律依据。这样的结果与对冒充专利行为的处罚相比明显失衡，因为根据第二次修改后 的专利法第六十三条的规定，对于冒充专利行为来说，只要冒充事实俱在，就应当进行处罚， 与冒充者具体采用何种行为客体无关。假冒他人专利而实际上不采用专利权保护客体的行为常 常伴有以次充好的问题，败坏专利权人的声誉，对社会的危害比采用了专利权保护客体更
47、大， 将它排除在假冒他人专利行为之外显然是不合理的。 从上面所述的理由来看，专利法对假冒他人专利行为的法律责任和冒充专利行为的法律责 任作出明显不同的规定，也存在不够合理之处。假冒他人专利行为和冒充专利行为的共同点在 于它们都是一种作假的行为；两种行为之间的区别在于前者冒用的是他人获得并仍然有效的专 利，而后者冒用的是实际上并不存在的专利。假冒他人专利和冒充专利行为最常见的表现形式 就是在产品或者包装上标注专利号或者其他专利标记。对于假冒他人专利的行为来说，一般必 须标注专利号，否则就无从认定是何人的专利，从而也就不能认定是假冒他人专利的行为。国 家知识产权局规定采用的专利号由八位阿拉伯数字构
48、成，其中前两位数字表示年号，第三位表 示专利类型（1 为发明专利、2 为实用新型专利、3 为外观设计专利） ，后五位数字表示专利的 序号。由于国家知识产权局每年受理的三种专利申请均已达到了五位数，因此即使行为人随便 杜撰一个专利号，也有很大可能与某人获得的某项专利的专利号相同，从而构成假冒他人专利 的行为（尽管行为人此时的实际行为客体可能和获得该项专利的发明创造相差甚远） 。由此可 知，是构成假冒他人专利的行为，还是构成冒充专利的行为，在有些情况下只是由偶然的因素 来决定的。然而，专利法规定对假冒他人专利的行为要没收违法所得，严重的要追究行为人的 刑事责任，因此两者的法律责任相差很大。这种差别
49、不尽合理，因为事实上冒充专利的行为同 样是欺骗公众的行为，对社会正常秩序的危害性常常并不亚于假冒他人专利的行为。 19 针对这样的问题，在第二次修改专利法时，一种意见主张将两种行为统一称为“假冒专利 行为” ，规定统一的法律责任。该意见最后没有被采纳，这与专利法的历史形成过程有关。 1984 年制定的专利法第六十九条规定：“假冒他人专利的，依照本条第六十五条的规定 处理；情节严重的，对直接责任人比照刑法第一百二十七条的规定追究刑事责任。 ”当时的刑 法中没有关于专利刑事犯罪的规定，其第一百二十七条是关于侵犯商标注册权刑事犯罪行为的 规定。因此，当时的专利法只能规定比照该条规定追究假冒专利行为的直接责任人的刑事责任。 在 1992 年第一次修改专利法时，人大常委会认为仅仅规定对假冒他人专利的行为予以制 裁还不充分，对无中生有地冒充专利的行为也应当予以制裁。因此，在专利法第六十九条中增 加了第二款，规定“将非专利产品冒充专利产品的或者将非专利方法冒充专利方法的，由专利 管理机关责令停止冒充行为，公开更正，并处以罚款。 ” 我国于 1997 年对刑法进行了修改。在该次修改中，按照当时专利法第六十九条的规定， 刑法第二百一十六条的规定：“假冒他人专利，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役， 并处或者单处罚款。 ” 这样，到了第二次修改专利法时，虽然有人