《(精品)发明实质审查.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(精品)发明实质审查.ppt（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、发明实质审查发明实质审查对审查意见通知书的答复对审查意见通知书的答复1对审查意见通知书的答复对审查意见通知书的答复审查意见通知书简介审查意见通知书简介答复审查意见通知书时的主要工作答复审查意见通知书时的主要工作意见陈述书的主要格式意见陈述书的主要格式对通知书中几类主要实质性缺陷的处理对通知书中几类主要实质性缺陷的处理2审查意见通知书简介审查意见通知书简介 审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和再次审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和再次审查意见通知书（又称中间通知书）。审查意见通知书（又称中间通知书）。审查意见通知书包括标准表格、正文，此外还可以审查意见通知书包括标准表格、正文，此外还可
2、以包括附件。包括附件。标准表格中写明实质审查所依据的文本、所引用的标准表格中写明实质审查所依据的文本、所引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等；其中第一次审查审查的倾向性结论意见、答复期限等；其中第一次审查意见通知书还给出专利申请的基本情况，如有无优先权意见通知书还给出专利申请的基本情况，如有无优先权要求、有无主动修改等。要求、有无主动修改等。正文部分主要指出权利要求书和正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的实质性或说明书的实质性缺陷，有授权前景时还指出专利申请文件存在的其他问缺陷，有授权前景时还
3、指出专利申请文件存在的其他问题题。3答复审查意见通知书时的主要工作答复审查意见通知书时的主要工作1.阅读审查意见通知书阅读审查意见通知书2.对审查意见通知书及其引用证据的分析对审查意见通知书及其引用证据的分析3.向委托人转达审查意见向委托人转达审查意见4.专利申请文件的修改和撰写意见陈述书专利申请文件的修改和撰写意见陈述书5.审查意见通知书答复期限的监视审查意见通知书答复期限的监视4阅读审查意见通知书阅读审查意见通知书1.明确通知书对该申请总体倾向性意见明确通知书对该申请总体倾向性意见 三大类总体倾向性意见：肯定性、否定性和不定性。三大类总体倾向性意见：肯定性、否定性和不定性。从三个方面了解总
4、体倾向性意见：标准表格、正文内从三个方面了解总体倾向性意见：标准表格、正文内容、正文结尾。容、正文结尾。2.阅读重点放在通知书中指出的实质性缺陷，尤其是对权利阅读重点放在通知书中指出的实质性缺陷，尤其是对权利要求书的评价上要求书的评价上 不仅要知道审查员对每个权利要求和说明书的结论性不仅要知道审查员对每个权利要求和说明书的结论性意见，而且要仔细理解审查员所论述的理由以及用来支持意见，而且要仔细理解审查员所论述的理由以及用来支持所述理由的证据。所述理由的证据。未评述某从属权利要求的可能暗示。未评述某从属权利要求的可能暗示。3.将审查意见通知书中指出的问题加以归纳整理将审查意见通知书中指出的问题加
5、以归纳整理5对审查意见通知书及其引用证据的分析对审查意见通知书及其引用证据的分析1.明确通知书中所指出的具体意见明确通知书中所指出的具体意见2.分析该具体意见是否正确，必要时结合通知书中引用的分析该具体意见是否正确，必要时结合通知书中引用的证据进行分析证据进行分析3.初步考虑要否对专利申请文件进行修改初步考虑要否对专利申请文件进行修改6向委托人转送审查意见向委托人转送审查意见1.对不影响专利保护范围的形式缺陷，按照通知书要求作对不影响专利保护范围的形式缺陷，按照通知书要求作出修改后请委托人确认出修改后请委托人确认2.对于实质性缺陷，根据分析的四种情况采取不同的转达对于实质性缺陷，根据分析的四种
6、情况采取不同的转达方式方式 (1)审查意见正确，无授权前景审查意见正确，无授权前景 (2)审查意见基本正确，但通过修改申请文件有可能审查意见基本正确，但通过修改申请文件有可能克服此缺陷克服此缺陷 (3)审查意见明显不正确，实质性缺陷实际上并不存审查意见明显不正确，实质性缺陷实际上并不存在在 (4)审查意见有商讨余地审查意见有商讨余地3.应当指定委托人返回意见的期限应当指定委托人返回意见的期限7专利申请文件的修改和撰写意见陈述书专利申请文件的修改和撰写意见陈述书1.根据委托人指示修改文件和撰写意见陈述书根据委托人指示修改文件和撰写意见陈述书 委托人指示的三种类型：委托人指示的三种类型：不同意修改
7、申请文件不同意修改申请文件 指出修改方向委托代为修改指出修改方向委托代为修改 给出具体修改意见给出具体修改意见 对委托人指示的分析对委托人指示的分析 代理人意见与委托人意见基本一致代理人意见与委托人意见基本一致 申请文件修改仍未克服原缺陷申请文件修改仍未克服原缺陷 申请文件修改过多而导致保护范围过窄申请文件修改过多而导致保护范围过窄2.必要时再与委托人交换一次修改意见必要时再与委托人交换一次修改意见 与委托人意见不一致时应服从委托人的决定与委托人意见不一致时应服从委托人的决定8专利申请文件的修改专利申请文件的修改1.修改的要求修改的要求 (1)法法33条条 对对发发明明和和实实用用新新型型申申
8、请请文文件件的的修修改改不不得得超超出出原原说说明明书书和和权权利要求书的记载范围。利要求书的记载范围。(2)细则细则51条条3款款 收收到到审审查查意意见见通通知知书书后后对对专专利利申申请请文文件件的的修修改改应应当当按按照照通通知书的要求进行。知书的要求进行。如果修改文件不符合细则如果修改文件不符合细则51条条3款的规定，但修改的文件消款的规定，但修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，且有授权前景，可视为经审查员除了原申请文件存在的缺陷，且有授权前景，可视为经审查员同意的、相当于按照通知书要求进行的修改。同意的、相当于按照通知书要求进行的修改。四种不符合细则四种不符合细则51条修改时不能
9、视作审查员同意作出修改条修改时不能视作审查员同意作出修改的情况：的情况：(i)删除独立权利要求中的技术特征，扩大了保护范围；删除独立权利要求中的技术特征，扩大了保护范围；(ii)改变独立权利要求中的技术特征导致保护范围扩大；改变独立权利要求中的技术特征导致保护范围扩大；(iii)将将仅仅在在说说明明书书中中记记载载的的与与原原来来要要求求保保护护的的主主题题缺缺乏乏单单一一性的技术内容作为修改后权利要求的主题性的技术内容作为修改后权利要求的主题 (iv)增增加加了了新新的的独独立立权权利利要要求求，该该独独立立权权利利要要求求限限定定的的技技术术方案在原权利要求书中未出现过。方案在原权利要求书
10、中未出现过。9意见陈述书的撰写意见陈述书的撰写意见陈述书包括标准表格、意见陈述书正文及附件意见陈述书包括标准表格、意见陈述书正文及附件意见陈述书正文的撰写格式意见陈述书正文的撰写格式 1.起始格式句。起始格式句。2.简要说明同意接受审查意见通知书中的哪些观点，简要说明同意接受审查意见通知书中的哪些观点，作了哪些相应修改。作了哪些相应修改。3.重点分析和论述与审查意见不同之处。重点分析和论述与审查意见不同之处。4.对申请文件中暂未作修改之处说明原因（非必需的，对申请文件中暂未作修改之处说明原因（非必需的，视情况而定，多半无需作此说明）。视情况而定，多半无需作此说明）。5.结尾句。结尾句。10对通
11、知书中几类主要实质性缺陷的处理对通知书中几类主要实质性缺陷的处理1.专利申请缺乏新颖性和专利申请缺乏新颖性和/或创造性或创造性2.权利要求书未以说明书为依据权利要求书未以说明书为依据3.独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征4.权利要求未清楚地限定发明权利要求未清楚地限定发明5.说明书未充分公开发明说明书未充分公开发明6.申请属于智力活动的规则和方法以及不符合细则二条一款申请属于智力活动的规则和方法以及不符合细则二条一款的规定的规定7.专利申请文件的修改超范围专利申请文件的修改超范围8.专利申请缺乏单一性专利申请缺乏单一性11专利申请缺乏新颖性和专
12、利申请缺乏新颖性和/或创造性或创造性1.逐篇分析引用的对比文件逐篇分析引用的对比文件2.将对比文件结合起来进行分析，重点分析现有技术有将对比文件结合起来进行分析，重点分析现有技术有无给出结合启示无给出结合启示3.必要时对说明书中的具体实施方式进行分析必要时对说明书中的具体实施方式进行分析4.确定是否修改权利要求书以及如何修改权利要求书确定是否修改权利要求书以及如何修改权利要求书5.必要时对说明书作适应性修改必要时对说明书作适应性修改6.意见陈述书中如何论述权利要求具有新颖性和创造性。意见陈述书中如何论述权利要求具有新颖性和创造性。12如何论述权利要求具有新颖性和创造性如何论述权利要求具有新颖性
13、和创造性1.相对于通知书中指出的各篇对比文件，逐篇指出新撰写的独相对于通知书中指出的各篇对比文件，逐篇指出新撰写的独立权利要求（或原独立权利要求）中哪些技术特征未被该立权利要求（或原独立权利要求）中哪些技术特征未被该篇对比文件披露，从而说明该独立权利要求的技术方案相篇对比文件披露，从而说明该独立权利要求的技术方案相对于其中每一篇对比文件均具有新颖性。对于其中每一篇对比文件均具有新颖性。2.将通知书中所引用的多篇对比文件和公知常识结合起来进行将通知书中所引用的多篇对比文件和公知常识结合起来进行分析以说明该技术方案具有创造性。分析以说明该技术方案具有创造性。(1)从通知书中引用的对比文件中确定一篇
14、最接近现有技术。从通知书中引用的对比文件中确定一篇最接近现有技术。(2)指出上述独立权利要求技术方案与该最接近现有技术之间指出上述独立权利要求技术方案与该最接近现有技术之间的区别技术特征，确定该技术方案相对于该最接近现有技的区别技术特征，确定该技术方案相对于该最接近现有技术实际解决的技术问题。术实际解决的技术问题。(3)进一步指出通知书中引用的其他对比文件或公知常识中未进一步指出通知书中引用的其他对比文件或公知常识中未给出将上述区别技术特征应用到该最接近现有技术中来解给出将上述区别技术特征应用到该最接近现有技术中来解决上述实际解决的技术问题的技术启示，从而说明该权利决上述实际解决的技术问题的技
15、术启示，从而说明该权利要求相对于通知书中引用的对比文件和公知常识具有突出要求相对于通知书中引用的对比文件和公知常识具有突出的实质性特点。的实质性特点。(4)进一步根据其所解决的技术问题说明其有益技术效果以说进一步根据其所解决的技术问题说明其有益技术效果以说明该技术方案具有显著的进步。明该技术方案具有显著的进步。13如何针对创造性判断时需要考虑的其他因素如何针对创造性判断时需要考虑的其他因素进行争辩进行争辩(1)发明解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得发明解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术难题成功的技术难题(2)发明克服了技术偏见发明克服了技术偏见(3)发明取得了预料不到的技术效
16、果发明取得了预料不到的技术效果(4)发明在商业上的成功发明在商业上的成功14申请文件151.一种辉光放电开关启动器，备有放电容器（1），该容器是以气密的方式封闭的并且具有壁（2），有一对导电体（3a、3b）穿过该放电容器的一部分壁（2b），在该放电容器中还有双金属元件（4a），它与导电体（3a、3b）之一（3a）电气相连，该放电容器装有可电离填充物，特征在于，至少导电体穿过的那部分壁（2b）由含至少5（重量）BaO的玻璃制成。16D1D117D2用于电灯玻璃部件的玻璃组合物18权利要求书未以说明书为依据权利要求书未以说明书为依据(即说明书不支持权利要求即说明书不支持权利要求)1.两种类型两种类
17、型 (1)相对于说明书中的具体实施方式来说权利要求的相对于说明书中的具体实施方式来说权利要求的保护范围过宽：上位概念概括或用并列选择方式概括、保护范围过宽：上位概念概括或用并列选择方式概括、功能限定、数值范围功能限定、数值范围 (2)技术方案在说明书中未记载：实质上不支持还是技术方案在说明书中未记载：实质上不支持还是表述不一致表述不一致2.处理办法处理办法 (1)上位概念概括或用并列选择方式概括上位概念概括或用并列选择方式概括 (2)功能限定功能限定 (3)数值范围数值范围 (4)技术方案在说明书中未记载技术方案在说明书中未记载19独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征独立权利要求缺少解决
18、技术问题的必要技术特征1.弄清审查员所认定缺少的必要技术特征是什么弄清审查员所认定缺少的必要技术特征是什么2.分析缺少该技术特征的权利要求的技术方案能否解决本发分析缺少该技术特征的权利要求的技术方案能否解决本发明所要解决的技术问题明所要解决的技术问题3.权利要求缺少必要技术特征时的处理：权利要求缺少必要技术特征时的处理：-修改要解决的技术问题还是将技术特征补入独立权利修改要解决的技术问题还是将技术特征补入独立权利要求要求 -该应补入的技术特征是不影响保护范围的公知常识还该应补入的技术特征是不影响保护范围的公知常识还是发明改进的关键之处是发明改进的关键之处20权利要求未清楚限定保护范围权利要求未
19、清楚限定保护范围1.弄清审查员所认为的权利要求未清楚限定保护范弄清审查员所认为的权利要求未清楚限定保护范围的含义。围的含义。2.独立权利要求保护范围不清楚时根据不同情况采独立权利要求保护范围不清楚时根据不同情况采取不同处理办法：文字表达不清、修改不影响保护取不同处理办法：文字表达不清、修改不影响保护范围，进一步限定技术特征、缩小保护范围，修改范围，进一步限定技术特征、缩小保护范围，修改错误文字表达、正确限定发明。错误文字表达、正确限定发明。3.从属权利要求未清楚限定发明的另两种情况：引从属权利要求未清楚限定发明的另两种情况：引用关系错误造成，从属权利要求技术方案的不完整。用关系错误造成，从属权
20、利要求技术方案的不完整。21说明书未充分公开发明说明书未充分公开发明1.注意区分专利法第二十六条三款还是专利法实施细则第注意区分专利法第二十六条三款还是专利法实施细则第十八条三款十八条三款2.几种合适的争辩方式几种合适的争辩方式 -力求说明本领域技术人员根据原说明书和权利要求书的力求说明本领域技术人员根据原说明书和权利要求书的记载能实现该发明记载能实现该发明 -通知书中指出的应当记载在说明书中的内容属于本领域通知书中指出的应当记载在说明书中的内容属于本领域的公知常识的公知常识(需要举证需要举证)-通知书中指出的应当记载在说明书中的内容已记载在本通知书中指出的应当记载在说明书中的内容已记载在本说
21、明书中所引证的申请日前已公开的对比文件中，或者已说明书中所引证的申请日前已公开的对比文件中，或者已记载在本说明书中所引证的、在本专利申请公开日前已公记载在本说明书中所引证的、在本专利申请公开日前已公开的本申请人在中国的在先专利申请的公开文本中开的本申请人在中国的在先专利申请的公开文本中(但必须但必须要满足其所引证的内容在该对比文件中是惟一确定的、且要满足其所引证的内容在该对比文件中是惟一确定的、且将该内容直接引入而不需要增加任何技术内容对本领域来将该内容直接引入而不需要增加任何技术内容对本领域来说已充分公开发明说已充分公开发明)22申请属于智力活动的规则和方法申请属于智力活动的规则和方法和不符
22、合细则二条一款的规定和不符合细则二条一款的规定1.注意这次审查指南修改后将注意这次审查指南修改后将“除主题名称外对其进行限除主题名称外对其进行限定的全部内容均为智力活动的规则和方法的权利要求定的全部内容均为智力活动的规则和方法的权利要求”也也列为属于这类不能授予专利权的情况列为属于这类不能授予专利权的情况2.对涉及计算机程序的发明来说，应当参照审查指南第二对涉及计算机程序的发明来说，应当参照审查指南第二部分第九章的规定具体说明部分第九章的规定具体说明“该项权利要求除涉及计算机该项权利要求除涉及计算机程序以外还包含有技术特征程序以外还包含有技术特征”，从而说明其不属于法二十，从而说明其不属于法二
23、十五条一款之五条一款之(二二)规定的情况，且本发明专利申请的解决方规定的情况，且本发明专利申请的解决方案是将计算机程序应用到最接近现有技术中以解决技术问案是将计算机程序应用到最接近现有技术中以解决技术问题，并能产生有益的技术效果，因而属于专利法细则二条题，并能产生有益的技术效果，因而属于专利法细则二条一款所说的技术方案，属于发明专利的保护客体。一款所说的技术方案，属于发明专利的保护客体。23专利申请文件修改超范围专利申请文件修改超范围1.主要可争辩的内容主要可争辩的内容 -修改或增加的内容可以从原说明书和权利要求书中记载修改或增加的内容可以从原说明书和权利要求书中记载的内容直接地、毫无疑义地确
24、定的内容直接地、毫无疑义地确定 -修改或增加的内容属于本领域的公知常识修改或增加的内容属于本领域的公知常识 -原文件所记载的内容有明显错误，而修改后的内容可从原文件所记载的内容有明显错误，而修改后的内容可从申请文件记载内容直接地毫无疑义地确定或属于公知常识申请文件记载内容直接地毫无疑义地确定或属于公知常识2.处理方式处理方式 -必要时可采取与审查员会晤或电话讨论的方式必要时可采取与审查员会晤或电话讨论的方式 -如修改增加的内容不影响保护范围、且又属于公知常识如修改增加的内容不影响保护范围、且又属于公知常识的情况可以与委托人商量从原说明书中删去审查员认为超范的情况可以与委托人商量从原说明书中删去
25、审查员认为超范围的内容围的内容24专利申请缺乏单一性专利申请缺乏单一性1.单一性的争辩重点是两权利要求之间具有相同或单一性的争辩重点是两权利要求之间具有相同或相应的特定技术特征相应的特定技术特征 -特定技术特征是指发明对现有技术作出贡献特定技术特征是指发明对现有技术作出贡献的技术特征的技术特征 -对现有技术作出贡献是指不仅作出新颖性贡对现有技术作出贡献是指不仅作出新颖性贡献而且要作出创造性贡献献而且要作出创造性贡献25专利申请缺乏单一性专利申请缺乏单一性2.对缺乏单一性的专利申请的处理办法对缺乏单一性的专利申请的处理办法 (1)删去不符合单一性要求的独立权利要求（或者在删去不符合单一性要求的独
26、立权利要求（或者在独立权利要求因缺乏新颖性或创造性而导致并列从属权独立权利要求因缺乏新颖性或创造性而导致并列从属权利要求之间无单一性时类似地删去一项发明）利要求之间无单一性时类似地删去一项发明）(2)删去的发明可根据申请人的意愿提出分案申请删去的发明可根据申请人的意愿提出分案申请 分案申请应当满足的要求：分案申请应当满足的要求：-分案申请的申请人和发明人分案申请的申请人和发明人 -分案申请的时间分案申请的时间 -分案申请的类别分案申请的类别 -分案申请的文本分案申请的文本 -分案申请的内容分案申请的内容 -分案申请的说明书和权利要求书分案申请的说明书和权利要求书-26撰写意见陈述书应当注意的几
27、个问题撰写意见陈述书应当注意的几个问题1.既要为委托人争取早日授权，又要为委托人争既要为委托人争取早日授权，又要为委托人争取最宽的保护范围取最宽的保护范围2.除说明书本身存在实质性缺陷时，意见陈述重除说明书本身存在实质性缺陷时，意见陈述重点应当放在权利要求书上点应当放在权利要求书上3.意见陈述书中、尤其是其中的理由部分应当层意见陈述书中、尤其是其中的理由部分应当层次分明、条理清楚次分明、条理清楚4.应当从专利法及其实施细则法律条文（包括审应当从专利法及其实施细则法律条文（包括审查指南中的内容）出发进行有力争辩查指南中的内容）出发进行有力争辩275.撰写时应当全面考虑，切忌前后矛盾、顾此撰写时应
28、当全面考虑，切忌前后矛盾、顾此失彼失彼6.不同意通知书中的观点时应针对不同的实质不同意通知书中的观点时应针对不同的实质缺陷抓住有力的突破点缺陷抓住有力的突破点7.在意见陈述书中进行争辩时应当有理有节在意见陈述书中进行争辩时应当有理有节8.意见陈述书中应当逐条对通知书中指出的问意见陈述书中应当逐条对通知书中指出的问题作出答复题作出答复9.与委托人意见不一致时正确处理委托关系与委托人意见不一致时正确处理委托关系28专利代理实务考试中如何应对专利代理实务考试中如何应对涉及答复审查意见通知书的考题涉及答复审查意见通知书的考题29工作主要内容及对代理人的要求工作主要内容及对代理人的要求1.总体要求总体要
29、求 依法依法 充分维护委托人利益充分维护委托人利益2.工作主要内容工作主要内容 修改专利申请文件修改专利申请文件 撰写意见陈述书撰写意见陈述书 30工作主要内容及对代理人的要求工作主要内容及对代理人的要求(续续)3.修改专利申请文件的要求修改专利申请文件的要求 符合法律要求：法三十三条和细则五十一条三符合法律要求：法三十三条和细则五十一条三款（包括审查指南的有关规定）款（包括审查指南的有关规定）克服和消除通知书中所指出的专利申请文件中克服和消除通知书中所指出的专利申请文件中确实存在的缺陷确实存在的缺陷 力争使专利申请得到充分的保护力争使专利申请得到充分的保护 31工作主要内容及对代理人的要求工
30、作主要内容及对代理人的要求(续续)4.撰写意见陈述书的要求撰写意见陈述书的要求 全面答复审查意见通知书表达的所有审查意见全面答复审查意见通知书表达的所有审查意见和提出的问题和要求。和提出的问题和要求。对形式缺陷，通过修改专利申请文件加以克服，对形式缺陷，通过修改专利申请文件加以克服，并在意见陈述书中加以说明。对实质缺陷，若认为审并在意见陈述书中加以说明。对实质缺陷，若认为审查意见存在不当之处，依法陈述反驳意见；认为有必查意见存在不当之处，依法陈述反驳意见；认为有必要修改专利申请文件的，应当在意见陈述书中阐述所要修改专利申请文件的，应当在意见陈述书中阐述所作修改能够克服审查意见通知书所指出缺陷的
31、理由；作修改能够克服审查意见通知书所指出缺陷的理由；必要时辅以有关证据和辅助资料。必要时辅以有关证据和辅助资料。论述理由时应当注意分寸，尤其应当注意禁止反论述理由时应当注意分寸，尤其应当注意禁止反悔原则。悔原则。意见陈述书的表述应当词语意见陈述书的表述应当词语(尤其是专利用语尤其是专利用语)规规范，有理有据，层次清楚，表述准确，有逻辑性，有范，有理有据，层次清楚，表述准确，有逻辑性，有针对性，充分阐述委托人的立场；避免强词夺理，避针对性，充分阐述委托人的立场；避免强词夺理，避免仅仅罗列不着边际的套话。免仅仅罗列不着边际的套话。32专利代理实务专利代理实务有关审查意见通知书答复考试的主要思路有关
32、审查意见通知书答复考试的主要思路1.理解专利申请的内容及其要求保护的主题；理解专利申请的内容及其要求保护的主题；2.全面、准确地理解审查意见通知书的内容及其所引全面、准确地理解审查意见通知书的内容及其所引用的对比文件的技术内容；用的对比文件的技术内容；3.针对具体情形作出正确的前景判断（即通过分析审针对具体情形作出正确的前景判断（即通过分析审查意见通知书的内容和所引用的证据，判断那些意查意见通知书的内容和所引用的证据，判断那些意见是正确的，哪些意见值得探讨，哪些意见是不正见是正确的，哪些意见值得探讨，哪些意见是不正确的），以确定答复策略；确的），以确定答复策略；4.针对分析结果修改权利要求书和
33、说明书；针对分析结果修改权利要求书和说明书；5.依据修改的专利申请文件撰写意见陈述书。依据修改的专利申请文件撰写意见陈述书。33专利代理实务考试时专利代理实务考试时对于答复审查意见通知书的考题对于答复审查意见通知书的考题应注意的几个问题应注意的几个问题 1.阅读理解申请文件，确定本发明相对于其背景技术中的现有阅读理解申请文件，确定本发明相对于其背景技术中的现有技术（尤其是最接近现有技术）解决了什么技术问题，采取技术（尤其是最接近现有技术）解决了什么技术问题，采取了哪些技术措施，产生哪些技术效果；了哪些技术措施，产生哪些技术效果；2.在理解申请文件时，认真确定权利要求书中各权利要求由其在理解申请
34、文件时，认真确定权利要求书中各权利要求由其技术特征所限定的技术方案的含义、每个技术特征在本发明技术特征所限定的技术方案的含义、每个技术特征在本发明中的作用及各权利要求之间的区别；中的作用及各权利要求之间的区别；3.在理解申请文件时，应当对说明书具体实施方式所涉及到的在理解申请文件时，应当对说明书具体实施方式所涉及到的发明创造内容有清楚的了解，尤其是那些在原权利要求书中发明创造内容有清楚的了解，尤其是那些在原权利要求书中未明确写明的技术特征在本发明中所起的作用。（例如具体未明确写明的技术特征在本发明中所起的作用。（例如具体实施方式中提到的可替换技术特征以及说明书最后一段对本实施方式中提到的可替换
35、技术特征以及说明书最后一段对本发明保护范围给以概括说明的内容）发明保护范围给以概括说明的内容）（必要的话，可以列表以便与对比文件进行比较）（必要的话，可以列表以便与对比文件进行比较）34专利代理实务考试时专利代理实务考试时对于答复审查意见通知书的考题对于答复审查意见通知书的考题应注意的几个问题应注意的几个问题(续续)4.理解审查意见通知书时明确通知书指出的缺陷中哪些是实理解审查意见通知书时明确通知书指出的缺陷中哪些是实质性缺陷、哪些是形式缺陷，在此基础上确定审查意见质性缺陷、哪些是形式缺陷，在此基础上确定审查意见通知书对本专利申请的总体倾向性意见；通知书对本专利申请的总体倾向性意见；5.对审查
36、意见通知书中引用的证据从对比文件公开的时间和对审查意见通知书中引用的证据从对比文件公开的时间和内容两个方面进行分析，以确定其与本专利申请的相关内容两个方面进行分析，以确定其与本专利申请的相关程度；程度；6.分析审查意见通知书中引用的证据是否合适，若存在不合分析审查意见通知书中引用的证据是否合适，若存在不合适的证据可以以此作为突破口；适的证据可以以此作为突破口；7.分析审查意见通知书中论述的理由是否正确，若论述的理分析审查意见通知书中论述的理由是否正确，若论述的理由有漏洞可以以此作为突破口；由有漏洞可以以此作为突破口；35专利代理实务考试时专利代理实务考试时对于答复审查意见通知书的考题对于答复审
37、查意见通知书的考题应注意的几个问题应注意的几个问题(续续)8.修改专利申请文件时，对于实质性缺陷，既要克服通知书修改专利申请文件时，对于实质性缺陷，既要克服通知书中指出的缺陷，又应当争取为申请人取得更宽的保护范围，中指出的缺陷，又应当争取为申请人取得更宽的保护范围，还应当满足法、细则、指南对答复审查意见通知书的修改还应当满足法、细则、指南对答复审查意见通知书的修改所规定的要求；所规定的要求；9.对于审查意见通知书中所指出的形式缺陷，在修改申请文对于审查意见通知书中所指出的形式缺陷，在修改申请文件中应当予以克服；件中应当予以克服；10.对说明书的修改不仅应当克服通知书中指出的缺陷，还应对说明书的
38、修改不仅应当克服通知书中指出的缺陷，还应当相对权利要求书的修改作出适应性修改；当相对权利要求书的修改作出适应性修改；36修改专利申请文件修改专利申请文件1.在在答答复复审审查查意意见见通通知知书书时时对对专专利利申申请请文文件件作作修修改改的的考虑原则考虑原则 -对于通知书中指出的实质性缺陷确实存在时，在修改专对于通知书中指出的实质性缺陷确实存在时，在修改专利申请文件时既要克服通知书中所指出的缺陷，又应当为申请利申请文件时既要克服通知书中所指出的缺陷，又应当为申请人争取更充分的保护；人争取更充分的保护；-对于审查意见通知书中所指出的形式缺陷，在修改申请对于审查意见通知书中所指出的形式缺陷，在修
39、改申请文件中应当予以克服；文件中应当予以克服；-修改应当满足专利法、专利法实施细则和审查指南对答修改应当满足专利法、专利法实施细则和审查指南对答复审查意见通知书的修改所作出的规定。复审查意见通知书的修改所作出的规定。37修改专利申请文件修改专利申请文件(续续)2.法、细则、指南对答复通知书时规定的修改要求法、细则、指南对答复通知书时规定的修改要求 (1)法法33条条 对对发发明明和和实实用用新新型型文文件件的的修修改改不不得得超超出出原原说说明明书书和和权权利利要要求书的记载范围。求书的记载范围。(2)细则细则51条条3款款 收收到到审审查查意意见见通通知知书书后后对对专专利利申申请请文文件件
40、的的修修改改应应当当按按照照通通知知书的要求进行。书的要求进行。四种不符合细则四种不符合细则51条条3款的修改不能视作审查员同意的修改款的修改不能视作审查员同意的修改的情况的情况 (i)删除独立权利要求中的技术特征，扩大了保护范围；删除独立权利要求中的技术特征，扩大了保护范围；(ii)改变独立权利要求中的技术特征导致保护范围的扩大；改变独立权利要求中的技术特征导致保护范围的扩大；(iii)将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题；性的技术内容作为修改后权利要求的主题；(iv)增加了新的独立权利要求，该独
41、立权利要求限定的技术增加了新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。方案在原权利要求书中未出现过。38修改专利申请文件修改专利申请文件(续续)3.说明书的修改说明书的修改 -克服说明书所存在缺陷的修改克服说明书所存在缺陷的修改 -相对于修改的权利要求书作适应性修改相对于修改的权利要求书作适应性修改 根据不同情况可能涉及到：根据不同情况可能涉及到：名称名称 技术领域技术领域 背景技术背景技术 发明内容中要解决的技术问题发明内容中要解决的技术问题 发明内容中的技术方案发明内容中的技术方案 发明内容中的有益效果发明内容中的有益效果 附图说明和具体实施方式附图说明和具体实
42、施方式 说明书摘要说明书摘要 针对几种情况的说明针对几种情况的说明 通通知知书书中中给给出出更更相相关关的的现现有有技技术术、独独立立权权利利要要求求修修改改后后主题名称未变但缩小了保护范围主题名称未变但缩小了保护范围 删删除除一一部部分分主主题题名名称称不不同同的的独独立立权权利利要要求求或或者者独独立立权权利利要求修改后变更了主题名称要求修改后变更了主题名称 39专利代理实务考试时专利代理实务考试时对于答复审查意见通知书的考题对于答复审查意见通知书的考题应注意的几个问题应注意的几个问题(续续)11.意见陈述书应当条理清楚，用词严谨，注意不要出现专利用语意见陈述书应当条理清楚，用词严谨，注意
43、不要出现专利用语的概念错误；的概念错误；12.意见陈述书中重点论述修改后的申请文件已克服通知书中所意见陈述书中重点论述修改后的申请文件已克服通知书中所指出的缺陷或原申请文件不存在通知书中所指出的缺陷，论述指出的缺陷或原申请文件不存在通知书中所指出的缺陷，论述时应当以专利法、专利法实施细则和审查指南的规定为依据进时应当以专利法、专利法实施细则和审查指南的规定为依据进行论述；行论述；13.对于审查意见通知书中所指出的全部缺陷，在意见陈述书中对于审查意见通知书中所指出的全部缺陷，在意见陈述书中均应得到反映，不要有遗漏；均应得到反映，不要有遗漏；14.对专利申请文件进行修改时，最好有一段文字说明所作修改对专利申请文件进行修改时，最好有一段文字说明所作修改符合专利法第三十三条的规定和专利法实施细则第五十一条第符合专利法第三十三条的规定和专利法实施细则第五十一条第三款的规定；三款的规定；15.对权利要求书进行修改的情况，还应当对说明书作了哪些适对权利要求书进行修改的情况，还应当对说明书作了哪些适应性修改作出简要说明。应性修改作出简要说明。40