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1、2.答复审查意见通知书国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO提提 纲纲对审查意见通知书的答复对审查意见通知书的答复实质审查基本知识实质审查基本知识2 2实务考试应试技巧实务考试应试技巧1 13 3答复题讲解与练习答复题讲解与练习4 4检验问题:检验问题:1 1、驳回条款但不无效条款;、驳回条款但不无效条款;2 2、权权1 1不具备新颖性,则相对于现有技术必不具备新颖性,则相对于现有技术必然不具备创造性?然不具备创造性?3 3、独立权利要求应当、独立权利要求应当包括
2、前序部分和特征部分?包括前序部分和特征部分?4 4、A25A25条存在条存在的两个问题。的两个问题。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识新颖性12创造性3单一性4申请文件修改规定国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识新新 颖颖 性性 定定 义义 专利法第专利法第22条第
3、条第2款规定:款规定:新颖性,是指该发明或者实用新型不属于新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术现有技术;也没有也没有任何任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出过申请,并记载在申请日以后申请日以前向专利局提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。专利法第专利法第22条第条第5款规定:款规定:本法所称现有技术,是指申请日以前在本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外国内外为公众为公众所知的技术。所知的技术。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权
4、局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识新新 颖颖 性性 变变 化化相对新颖性变绝对新颖性1 1抵触申请扩展至本人2 2过渡说明3 3国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO国家知识产权局国家
5、知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识新新 颖颖 性性 变变 化化相对新颖性变绝对新颖性1 1抵触申请扩展至本人2 2过渡说明3 3修改前的专利法的规定适用于申请日在修改前的专利法的规定适用于申请日在20092009年年1010月月1 1日前日前(不含该日不含该日)的专利申的专利申请以及该专利申请授予的专利权。对于请以及该专利申请授予的专利权。对于20092009年年1010月月1 1日前提出的发明和实用新日前提出的发明和实用新型专利申请的审批程序中
6、以及在其授予型专利申请的审批程序中以及在其授予专利权后的无效程序中,有关新颖性和专利权后的无效程序中,有关新颖性和创造性的判断仍然按修改前的专利法进创造性的判断仍然按修改前的专利法进行。行。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识影响新颖性和创造性的技术影响新颖性和创造性的技术 现有技术1 1抵触申请2 2P类文献/R类文献3 3既可以影响专利申请新颖性,以可以影既可以影响专利申请新颖性,以可以影响其创造性现有技术,检索报告中标明响其
7、创造性现有技术,检索报告中标明为为X或或Y类的文件类的文件。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识影响新颖性和创造性的技术影响新颖性和创造性的技术 现有技术1 1抵触申请2 2P类文献/R类文献3 3仅可以用作评价该专利申请是否具有新仅可以用作评价该专利申请是否具有新颖性而不能用作评价专利申请是否具创颖性而不能用作评价专利申请是否具创造性的文件,即申请在先、公布或公告造性的文件,即申请在先、公布或公告在后的中国专利申请或专利。在后的
8、中国专利申请或专利。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识影响新颖性和创造性的技术影响新颖性和创造性的技术 现有技术1 1抵触申请2 2P类文献/R类文献3 3中间文件中间文件(检索报告中为检索报告中为P类文件类文件),如,如果要求的优先权不成立,果要求的优先权不成立,PX或或PY类文类文件成为现有技术,件成为现有技术,PE类文件成则抵触类文件成则抵触申请文件。申请文件。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利
9、审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识影响新颖性和创造性的技术影响新颖性和创造性的技术 现有技术1 1抵触申请2 2P类文献/R类文献3 3导致重复授权的专利或导致重复授权的专利或专利申请文件专利申请文件(检索报检索报告中为告中为R类文件类文件)。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识现有技术公开方式现有技术公开方式出版物公开 1
10、1使用公开2 2其他方式公开3 3专利法意义上的出版物是指记载有技术专利法意义上的出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的传播载体。或设计内容的独立存在的传播载体。由于使用而导致技术方案的公开,或者导由于使用而导致技术方案的公开,或者导致技术方案处于公众可以得知的状态。致技术方案处于公众可以得知的状态。为公众所知的其他方式,主要是为公众所知的其他方式,主要是指口头公开等。指口头公开等。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识抵触申请
11、构成条件抵触申请构成条件向中国提出的专利申请1 1申请在本专利申请的申请日前提出2 2该申请在本专利申请日或其后公布或公告 3 3有优先权的,有优先权的,为优先权日为优先权日 同样的发明或实用新型4 4全文内容为准,包括权利要求全文内容为准,包括权利要求书和说明书(附图),但不包书和说明书(附图),但不包括摘要中的内容括摘要中的内容 2009年年10月月1日之前的申请或日之前的申请或专利,抵触申请还要求专利,抵触申请还要求“由他由他人提出人提出”。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOP
12、ECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识新颖性判断新颖性判断审查原则1 1(1)同样的发明或者实用新型:技术领同样的发明或者实用新型:技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同。期效果实质上相同。(2)单独对比:不得多篇对比文件或同单独对比:不得多篇对比文件或同一对比文件中多个技术方案的组合。一对比文件中多个技术方案的组合。审查基准2 25种常见情形种常见情形国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审
13、查基本知识实质审查基本知识 惯用手段直接置换 上下位概念 区别仅在于数值或数值范围 相同内容的发明或者实用新型 包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求新颖性审查基准新颖性审查基准国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识 不丧新颖性宽限期 禁止重复授权 优先权其他重要内容其他重要内容注意新专利法修改内容:注意新专利法修改内容:A9.2;指南第;指南第四部分第七章四部分第七章国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产
14、权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识 光盘门票案例新颖性判断实例新颖性判断实例(1)实战练习实战练习-本专利与对比文件本专利与对比文件1。(2)要求特征对比,判断思路要求特征对比,判断思路(3)最后的结论。最后的结论。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识创创 造造 性性 定定 义义 专利法第专利法第22条第条第3款规定
15、:款规定:创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。进步。其中其中:(1)这里所述的现有技术与新颖性评价的现有技术相同,是这里所述的现有技术与新颖性评价的现有技术相同,是指申请日指申请日(有优先权的,指优先权日有优先权的,指优先权日)以前在国内外为公众所知的技术。以前在国内外为公众所知的技术。(2)抵触申请影响用于评价本申请的新颖性,但并不能影响创造性。抵触申请影响用于评价本申请的新颖性,但并不能影响创造性。(3)不丧失新颖性的公开不仅不影响本
16、申请的新颖性,也不影响本不丧失新颖性的公开不仅不影响本申请的新颖性,也不影响本申请的创造性申请的创造性。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识创造性的判断创造性的判断审查原则1 1审查基准2 2发明与实用新型间的区别3 3两方面要求、整体看待发明、组合评价。两方面要求、整体看待发明、组合评价。突出的实质性特点、显著的进步的判断。突出的实质性特点、显著的进步的判断。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作
17、中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识 确定区别和实际解决的技术问题 判断是否显而易见 确定最接近的现有技术突出的实质性特点的判断突出的实质性特点的判断首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。确定区别至关重要,并知道如何确定实确定区别至关重要,并知道如何确定实际解决的技术问题。际解决的技术问题。三种情形三种情形国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC o
18、f SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识发明提供了技术构思不同的技术方案发明代表某种新技术发展趋势发明与现有技术相比具有更好的技术效果显著的进步的判断显著的进步的判断有负责效果,但在其他方面有明显积极效果国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识克服了技术偏见取得了预料不到的技术效果解决一直渴望解决但始终未获成功的技术难题判断发明创造性时需考虑的其他因素判断发明创造性时需考虑的其他因素在商业上获得成功针对要求保护的发明进行判断,预料
19、不到针对要求保护的发明进行判断,预料不到的技术效果是充分而必要条件的技术效果是充分而必要条件国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识实用新型的创造性判断实用新型的创造性判断 在判断现有技术中是否存在技术启示时,发明专利与实用新型专在判断现有技术中是否存在技术启示时,发明专利与实用新型专利存在区别,这种区别体现在下述两个方面。利存在区别,这种区别体现在下述两个方面。(1)现有技术的领域:对于实用新型专利而言,一般着重于考虑现有技术的领域
20、:对于实用新型专利而言,一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示,该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示,例如现有技术中有明确的记载,促使本领域的技术人员到相近或者例如现有技术中有明确的记载,促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的,可以考虑其相近或者相关的相关的技术领域寻找有关技术手段的,可以考虑其相近或者相关的技术领域。技术领域。(2)现有技术的数量:对于实用新型专利而言,一般情况下可以引现有技术的数量:对于实用新型专利而言,一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性,对于由现有技术通过用一项或者两项现有技术
21、评价其创造性,对于由现有技术通过“简单简单的叠加的叠加”而成的实用新型专利,可以根据情况引用多项现有技术评价而成的实用新型专利,可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。其创造性。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识创造性判断举例创造性判断举例 本申请权本申请权1:具有仅由三条腿支撑桌面的餐桌,所述:具有仅由三条腿支撑桌面的餐桌,所述餐桌的重心在所述桌腿之间。餐桌的重心在所述桌腿之间。发明声称要解决的技术问题是提供一种在不平稳地发
22、明声称要解决的技术问题是提供一种在不平稳地面上能放稳的三条腿的餐桌。面上能放稳的三条腿的餐桌。情形情形1 1:对比文件对比文件1公开了一种常见的四条腿的桌子,未提公开了一种常见的四条腿的桌子,未提及晃动问题。及晃动问题。问题:问题:权权1的创造性?的创造性?区别:三条腿;解决的技术问题:不晃动;区别:三条腿;解决的技术问题:不晃动;启示?结论?实际代理、考试中的处理启示?结论?实际代理、考试中的处理)国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基
23、本知识创造性判断举例创造性判断举例 本申请情况如前。本申请情况如前。情形情形2 2:对比文件对比文件1公开了一种常见的四条腿的桌子,未提及公开了一种常见的四条腿的桌子,未提及晃动问题。晃动问题。对比文件对比文件2公开了一种挤牛奶用的三条腿的凳子,其公开了一种挤牛奶用的三条腿的凳子,其中明确指出采用三条腿才在田野上保持稳定。中明确指出采用三条腿才在田野上保持稳定。假设本领域技术人员知晓餐桌有时会在不平的地面放假设本领域技术人员知晓餐桌有时会在不平的地面放置,而且也知晓挤牛奶场地面通常不平。置,而且也知晓挤牛奶场地面通常不平。问题:问题:权权1的创造性?的创造性?(区别:三条腿;解决的技术问题:不
24、晃动;结论?区别:三条腿;解决的技术问题:不晃动;结论?)国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识创造性判断举例创造性判断举例 本申请情况如前。本申请情况如前。情形情形3 3:对比文件对比文件1公开了一种常见的四条腿的桌子,未提及公开了一种常见的四条腿的桌子,未提及晃动问题。晃动问题。对比文件对比文件2公开了一种四条腿的餐桌,其中有至少一公开了一种四条腿的餐桌,其中有至少一条腿能够伸展条腿能够伸展/收缩,使该餐桌能够稳定放置在不平地面
25、上。收缩,使该餐桌能够稳定放置在不平地面上。问题:问题:权权1的创造性?的创造性?(最接近的现有技术?;区别:三条腿;解决的技术最接近的现有技术?;区别:三条腿;解决的技术问题:如何在对比文件问题:如何在对比文件2的餐桌进行修改以提供一种替代方的餐桌进行修改以提供一种替代方式;结论?式;结论?)国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识修脚器案例创造性判断实例创造性判断实例(1)实战练习。实战练习。(2)要求特征对比,判断思路要求特征对
26、比,判断思路(3)最后的结论。最后的结论。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识单一性的定义单一性的定义 专利法第专利法第31条第条第1款规定:款规定:一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。型。属于一个属于一个总的发明构思总的发明构思的两项以上发明或者实用新型,可以作的两项以上发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。为一件申请提出。专利法实施细则第专利法实施细
27、则第34条规定:条规定:属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,应当属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,应当在技术上相互关联,包括一个或多个相同或者相应的特定技术特征,在技术上相互关联,包括一个或多个相同或者相应的特定技术特征,其中其中特定技术特征特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体,对现有是指每一项发明或者实用新型作为整体,对现有技术作出贡献的技术特征。技术作出贡献的技术特征。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知
28、识实质审查基本知识单一性的判断方法单一性的判断方法 1、将第一项发明的主题与相关的现有技术进行比较,、将第一项发明的主题与相关的现有技术进行比较,以确定从发明的整体上看对现有技术作出贡献的以确定从发明的整体上看对现有技术作出贡献的“特定技特定技术特征术特征”。2、判断第二项发明中是存在一个或者多个与第一项、判断第二项发明中是存在一个或者多个与第一项发明相同或相应的特定技术特征,从而确定这两项发明发明相同或相应的特定技术特征,从而确定这两项发明是否在技术上相关联。答案是肯定的,则具备单一性,是否在技术上相关联。答案是肯定的,则具备单一性,否则不具备单一性。否则不具备单一性。注:第一项发明如果不存
29、在特定技术特征,则通常不注:第一项发明如果不存在特定技术特征,则通常不会再论及其与其他项发明是否具备单一性。会再论及其与其他项发明是否具备单一性。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识单一性判断实例单一性判断实例权权1:一种燃烧器,其特征在于混合燃烧室有:一种燃烧器,其特征在于混合燃烧室有正切方向的燃料进料口正切方向的燃料进料口。权权2:一种制造燃烧器的方法,其特征在于其中包括使该混合燃烧室形成具有:一种制造燃烧器的方法,其特征在于
30、其中包括使该混合燃烧室形成具有正切方向燃料进料口正切方向燃料进料口的步骤。的步骤。权权3:一种制造燃烧器的方法,其特征在于:一种制造燃烧器的方法,其特征在于浇铸工序浇铸工序。权权4:一种制造燃烧器的设备,其特征在于该设备有一个装置:一种制造燃烧器的设备,其特征在于该设备有一个装置X,该装置使燃,该装置使燃料进料管料进料管按正切方向连接按正切方向连接在混合燃烧室上。在混合燃烧室上。权权5:一种制造燃烧器的设备,其特征在于有一个:一种制造燃烧器的设备,其特征在于有一个自动控制装置自动控制装置D。权权6:一种用权利要求:一种用权利要求1的燃烧器制造碳黑的方法,其特征在于其中包括使燃的燃烧器制造碳黑的
31、方法,其特征在于其中包括使燃料料从正切方向从正切方向进入燃烧室的步骤。进入燃烧室的步骤。检索前掌握,现有技术文献公开了具有非切向的燃料进料口和混合室的检索前掌握,现有技术文献公开了具有非切向的燃料进料口和混合室的燃烧器,带有正切方向的燃料进料口的燃烧器既不是已知的,也不是显而易燃烧器,带有正切方向的燃料进料口的燃烧器既不是已知的,也不是显而易见的。见的。(检索后检索后)国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识申请文件修改规定申请文件修
32、改规定专利法第三十三条专利法第三十三条 申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。围。专利法实施细则第五十一条第一、三款规定专利法实施细则第五十一条第一、三款规定 发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明
33、专利申请进入实质审查阶段通知书之日起行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。内,可以对发明专利申请主动提出修改。申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改。专利申请文件进行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识申
34、请文件修改规定申请文件修改规定 专利审查指南规定的五种不能视为不是针对审查意见指出的专利审查指南规定的五种不能视为不是针对审查意见指出的缺陷进行修改的情况,因而不予接受。缺陷进行修改的情况,因而不予接受。(1)主动删除独立权利要求中的技术特征,扩大了该权利要主动删除独立权利要求中的技术特征,扩大了该权利要求请求保护的范围;求请求保护的范围;(2)主动改变独立权利要求中的技术特征,导致扩大了请求主动改变独立权利要求中的技术特征,导致扩大了请求保护的范围;保护的范围;(3)主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利
35、要求的主题;单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题;(4)主动增加新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技主动增加新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过;术方案在原权利要求书中未出现过;(5)主动增加新的从属权利要求,该从属权利要求限定的技主动增加新的从属权利要求,该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。术方案在原权利要求书中未出现过。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO实质审查基本知识实质审查基本知识通过修改克服
36、申请文件中确实存在的缺陷通过修改克服申请文件中确实存在的缺陷 1234修改应满足的要求修改应满足的要求在消除缺陷的同时,应当争取最有利的保护在消除缺陷的同时,应当争取最有利的保护 符合专利法、细则及指南中对修改的规定符合专利法、细则及指南中对修改的规定 修改时不要出现新的的缺陷修改时不要出现新的的缺陷 国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO答复实审通知书答复实审通知书审查意见通知书简介审查意见通知书简介 实质审查意见通知书按发出时机分为第一次审查意见通知书和再次实
37、质审查意见通知书按发出时机分为第一次审查意见通知书和再次审查意见通知书两种审查意见通知书两种(后者通常称中通后者通常称中通)。按对专利申请文件的倾向性意见来看,可分为三大类。按对专利申请文件的倾向性意见来看,可分为三大类。第一类是专利申请文件仅存在形式缺陷,只要按照审查意见通知书第一类是专利申请文件仅存在形式缺陷,只要按照审查意见通知书正文提出的要求对申请文件进行修改即可授予专利权。目前,审查实践正文提出的要求对申请文件进行修改即可授予专利权。目前,审查实践中这类通知书比较少见。中这类通知书比较少见。第二类是专利申请整体没有授权前景,审查员认为申请存在不可克第二类是专利申请整体没有授权前景,审
38、查员认为申请存在不可克服的实质性缺陷。如果申请人在意见陈述书没有足够的理由来改变审查服的实质性缺陷。如果申请人在意见陈述书没有足够的理由来改变审查员的观点,将被驳回。员的观点,将被驳回。第三类审查意见通知书,一方面指出专利申请存在着实质性缺陷,第三类审查意见通知书,一方面指出专利申请存在着实质性缺陷,同时指出存在的其它次要缺陷,申请人需要克服这些缺陷才能被授权。同时指出存在的其它次要缺陷,申请人需要克服这些缺陷才能被授权。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO答复
39、实审通知书答复实审通知书答复通知书的总体要求答复通知书的总体要求 申申请请人人的的答答复复可可以以仅仅仅仅是是意意见见陈陈述述书书,也也可可以以进进一一步步包包括括经经修修改改的的申申请请文文件件(替替换换页页和和或或补补正正书书)。申申请请人人在在其其答答复复中中对对审审查查意意见见通通知知书书中中的的审审查查意意见见提提出出反反对对意意见见或或者者对对申申请请文文件件进进行行修修改改时时,应应当当在在其其意意见见陈陈述述书书中中详详细细陈陈述述其其具具体体意意见见,或或者者对对修修改改内内容容是是否否符符合合相相关关规定以及如何克服原申请文件存在的缺陷予以说明。规定以及如何克服原申请文件存
40、在的缺陷予以说明。例例如如当当申申请请人人在在修修改改后后的的权权利利要要求求中中引引入入新新的的技技术术特特征征以以克克服服审审查查意意见见通通知知书书中中指指出出的的该该权权利利要要求求不不具具有有创创造造性性的的缺缺陷陷时时,应应当当在在其其意意见见陈陈述述书书中中具具体体指指出出该该技技术术特特征征可可以以从从说说明明书书的的哪哪些些部部分分得得到到,并并说说明明修修改改后后的的权权利要求具有创造性的理由。利要求具有创造性的理由。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC o
41、f SIPO答复实审通知书答复实审通知书答复通知书的步骤答复通知书的步骤理解申请文件1 1阅读审查意见2 23 3修改申请文件和撰写意见陈述书5 5分析审查意见及引用的证据这是基础性工作,是完成答复的前提。这是基础性工作,是完成答复的前提。4 4作出前景判断,确定答复策略国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO答复实审通知书答复实审通知书答复通知书的步骤答复通知书的步骤理解申请文件1 1阅读审查意见2 23 3修改申请文件和撰写意见陈述书5 5分析审查意见及引用的证
42、据4 4作出前景判断,确定答复策略明确总倾向性意见、逐条阅读每条审明确总倾向性意见、逐条阅读每条审查意见,重点是所指出的实质性缺陷、查意见,重点是所指出的实质性缺陷、对提出的所有问题进行归纳,便于答对提出的所有问题进行归纳,便于答复时逐条进行,避免遗漏。复时逐条进行,避免遗漏。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO答复实审通知书答复实审通知书答复通知书的步骤答复通知书的步骤理解申请文件1 1阅读审查意见2 23 3修改申请文件和撰写意见陈述书5 5分析审查意见及引
43、用的证据4 4作出前景判断,确定答复策略研究分析每条审查意见,结合引用的证研究分析每条审查意见,结合引用的证据分析审查意见是否正确。如果审查意据分析审查意见是否正确。如果审查意见正确,需要考虑如何修改专利申请文见正确,需要考虑如何修改专利申请文件来克服指出的缺陷,如果审查意见不件来克服指出的缺陷,如果审查意见不正确,则应当考虑如何反驳审查意见。正确,则应当考虑如何反驳审查意见。同时通常还应当主动将审查意见虽然没同时通常还应当主动将审查意见虽然没有提及的明显缺陷进行改正有提及的明显缺陷进行改正(例如,明显例如,明显的错别字,不允许的括号的错别字,不允许的括号)。国家知识产权局国家知识产权局国家知
44、识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO答复实审通知书答复实审通知书答复通知书的步骤答复通知书的步骤理解申请文件1 1阅读审查意见2 23 3修改申请文件和撰写意见陈述书5 5分析审查意见及引用的证据4 4作出前景判断,确定答复策略判断审查意见通知书中的哪些审查意判断审查意见通知书中的哪些审查意见正确,哪些审查意见不正确,哪些见正确,哪些审查意见不正确,哪些审查意见可以商榷,在此基础上确定审查意见可以商榷,在此基础上确定答复策略。答复策略。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专
45、利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO答复实审通知书答复实审通知书答复通知书的步骤答复通知书的步骤理解申请文件1 1阅读审查意见2 23 3修改申请文件和撰写意见陈述书5 5分析审查意见及引用的证据4 4作出前景判断,确定答复策略 除认定审查意见完全不正确以外,除认定审查意见完全不正确以外,就应当根据申请人的意见修改专利申就应当根据申请人的意见修改专利申请文件,最重要的是修改权利要求书,请文件,最重要的是修改权利要求书,然后针对修改后的专利申请文件拟定然后针对修改后的专利申请文件拟定意见陈述书。意见陈述书。(实际中可与申请
46、人沟通,实际中可与申请人沟通,考试则只能基于试题给出的信息进行考试则只能基于试题给出的信息进行)。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO答复实审通知书答复实审通知书撰写意见陈述书撰写意见陈述书撰写要求1 1撰写内容实体要求撰写内容实体要求撰写格式2 2撰写的形式要求撰写的形式要求国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO答复实审通知书答复
47、实审通知书意见陈述书撰写要求意见陈述书撰写要求意见陈述时,措辞等应慎重,意见陈述时,措辞等应慎重,不要对保护范围作出不必要的不要对保护范围作出不必要的限制性解释限制性解释(以免在专利侵权诉讼中被适用禁止反悔原则以免在专利侵权诉讼中被适用禁止反悔原则)。意见陈述时应以意见陈述时应以修改的专利申请文件尤其权利要求书修改的专利申请文件尤其权利要求书为基础。为基础。意见陈述书中所论述的理由应当意见陈述书中所论述的理由应当主次分明,层次清楚,有条主次分明,层次清楚,有条有理,全面考虑有理,全面考虑,避免前后矛盾。,避免前后矛盾。意见陈述应以专利法及其实施细则的条律条款出发进行有力意见陈述应以专利法及其实
48、施细则的条律条款出发进行有力的争辩,对的争辩,对每一个条理由的陈述应当按照规范的格式进行每一个条理由的陈述应当按照规范的格式进行,确保有理有节。确保有理有节。意见陈述书中应当意见陈述书中应当对通知书中指出的所有问题都需要作出答对通知书中指出的所有问题都需要作出答复复。对于主动克服申请文件的明显错误的修改,也应当进行。对于主动克服申请文件的明显错误的修改,也应当进行简要说明。简要说明。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC of SIPO答复实审通知书答复实审通知书意见陈述书撰写格
49、式意见陈述书撰写格式起始语段1 1修改说明2 23 3结束语段4 4意见陈述主体具体指出对申请文件作了哪些修改及其修具体指出对申请文件作了哪些修改及其修改依据,并指出符合专利法第三十三条及改依据,并指出符合专利法第三十三条及专利实施细则第五十一条第三款的规定专利实施细则第五十一条第三款的规定。可以套用格式,如表明针对哪次审查意见通可以套用格式,如表明针对哪次审查意见通知书所作的答复,是否修改了申请文件等知书所作的答复,是否修改了申请文件等。国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局国家知识产权局 专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心专利审查协作中心PECC of SIPOPECC
50、of SIPO答复实审通知书答复实审通知书意见陈述书撰写格式意见陈述书撰写格式起始语段1 1修改说明2 23 3结束语段4 4意见陈述主体这部分应针对审查意见逐条分析,这部分应针对审查意见逐条分析,具体说明修改后的申请文件已克服具体说明修改后的申请文件已克服相关实质性缺陷的理由和相关实质性缺陷的理由和/或原专利或原专利申请文件不存在所指出的实质性缺申请文件不存在所指出的实质性缺陷的理由。陷的理由。尤其需要注意采用对审尤其需要注意采用对审查意见进行争辩的规范和格式查意见进行争辩的规范和格式。对意见陈述进行总结,并视情况提出会晤对意见陈述进行总结,并视情况提出会晤请求,并可以写明联系电话或电子邮件