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1、國立交通大學科技法律研究所專利權之取得與利用專利權之取得與利用劉尚志教授劉尚志教授 交通大學科技法律研究所所長交通大學科技法律研究所所長/台灣科技法學會理事長台灣科技法學會理事長國立交通大學科技法律研究所大大 綱綱經濟變革與法律規範經濟變革與法律規範新制度經濟學、經濟革命新制度經濟學、經濟革命法律規範變革法律規範變革權利標的與內容擴充權利標的與內容擴充基因、軟體、商業方法基因、軟體、商業方法產業價值重整產業價值重整國際紛爭國際紛爭法律體系之調整因應法律體系之調整因應實體法、程序法、法院與審判體系實體法、程序法、法院與審判體系國立交通大學科技法律研究所新制度經濟觀點新制度經濟觀點New Inst
2、itutionalismDouglass C.North(1920-,1993 Nobel Laureate)：有效控制交易成本，制度組織必須調整有效控制交易成本，制度組織必須調整第一次經濟革命：財產權創設第一次經濟革命：財產權創設新石器時代新石器時代有效利用資源與技術：國家武力、經濟組織興起有效利用資源與技術：國家武力、經濟組織興起第二次經濟革命：知識累積與財產權變革第二次經濟革命：知識累積與財產權變革工業革命以降工業革命以降經濟組織、政府理論、意識型態經濟組織、政府理論、意識型態制度對行為之限制：正式、非正式規則與執行制度對行為之限制：正式、非正式規則與執行國立交通大學科技法律研究所專利權
3、授與專利權授與為為鼓勵、保護、利用鼓勵、保護、利用發明與創作，發明與創作，以促進產業以促進產業發展發展，特制定本法，特制定本法專利要件可專利性、產業利用性、新穎性可專利性、產業利用性、新穎性、進步性、進步性可專利性(Patentability)第二十四條下列各款，不予發明專利：第二十四條下列各款，不予發明專利：一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。-二、人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。二、人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。三、妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。三、妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。新專利法刪除”科學原理數學方法”遊
4、戲及運動之規則或方法、其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫。國立交通大學科技法律研究所美國專利權授與之標的美國專利權授與之標的35 U.S.C 101:Whoever invents or discovers any new and useful process,machine,manufacture,or composition of matter,or any new and useful improvement thereof,may obtain a patent therefor,subject to the conditions and requirements o
5、f this title.美國最高法院美國最高法院：自然法則、物理現象和抽象概念，自然法則、物理現象和抽象概念，不得授與專利不得授與專利 Diamond v.Chakrabarty：依據依據1952年所修訂之年所修訂之專利法的附帶委員會報告，國會對可專利之法定專利法的附帶委員會報告，國會對可專利之法定標的意圖是包括太陽底下人類製造的任何東西標的意圖是包括太陽底下人類製造的任何東西國立交通大學科技法律研究所專利本質、保護對象與公益衡量專利本質、保護對象與公益衡量專利之目的專利之目的國家基於獎勵發明人揭露其創造與發明之目國家基於獎勵發明人揭露其創造與發明之目的，賦予其在一定期間內享有一定範圍的獨的
6、，賦予其在一定期間內享有一定範圍的獨佔權佔權。提供技術發展、利用之誘因提供技術發展、利用之誘因專利標的之限制專利標的之限制抽象概念、自然法則、物理現象抽象概念、自然法則、物理現象維護更大之利益：公共利益、公共秩序、道維護更大之利益：公共利益、公共秩序、道德或政策德或政策國立交通大學科技法律研究所權利擴延權利擴延專利標的擴大專利標的擴大基因科技專利基因科技專利電腦軟體專利電腦軟體專利商業方法專利商業方法專利(Business Method)權利態樣多元權利態樣多元利用行為：使用、製造利用行為：使用、製造交易行為：販賣、販賣要約、進口交易行為：販賣、販賣要約、進口 法律制度引領科技、經濟與社會發展
7、法律制度引領科技、經濟與社會發展Lessig:軟體智慧財產權主宰網域空間，公權力必須軟體智慧財產權主宰網域空間，公權力必須介入介入憲法權利憲法權利國立交通大學科技法律研究所軟體專利之演進軟體專利之演進1972年：年：Gottschalk v.Benson嘗試利用專利來保護電腦相關發明嘗試利用專利來保護電腦相關發明權利請求項牽涉了數學演繹法則權利請求項牽涉了數學演繹法則法院認為允許該權利請求項，則無異於向數學公式法院認為允許該權利請求項，則無異於向數學公式敞開了專利的大門敞開了專利的大門1981年：年：Diamond v.Dier電腦相關發明可專利性出現電腦相關發明可專利性出現一項方法發明是否可
8、取得專利，關鍵不在於它是否一項方法發明是否可取得專利，關鍵不在於它是否涉及電腦的使用涉及電腦的使用國立交通大學科技法律研究所電腦軟體相關發明審查基準電腦軟體相關發明審查基準美國美國(1996年年2月月28日日)日本日本(1997年年2月月27日日)台灣台灣(1998年年10月月7日日)國立交通大學科技法律研究所商業方法專利商業方法專利1998年：年：State Street Bank&Trust Co.v.Signature Financial Group,Inc.不管使用何種方法，只要能產生具體的不管使用何種方法，只要能產生具體的(concrete)、有形的有形的(tangible)和實用的
9、和實用的(useful)的結果，亦即能產生實際的價值的的結果，亦即能產生實際的價值的(real world value)，即使其結果僅為數字，即使其結果僅為數字，也可成為美國專利法也可成為美國專利法101條的標的條的標的 國立交通大學科技法律研究所可專利之標的推演和因素可專利之標的推演和因素科學原理科學原理自然定律自然定律演繹法則演繹法則可見的物理形體製造加工程序組成物產業可利用之實施方法原理之應用技術法則的應用定律的實施經濟價值科技發展 產業競爭國立交通大學科技法律研究所基因專利課題基因專利課題基因科技挑戰倫理道德基因科技挑戰倫理道德可專利性可專利性(patentability)vs 物種專
10、利物種專利(由微生物到由微生物到哺乳動物哺乳動物)專利制度專利制度 vs 其他法律及公共政策之責任分擔其他法律及公共政策之責任分擔新興技術不確定性高，專利說明書充分揭露之新興技術不確定性高，專利說明書充分揭露之要件要件書面說明、可據以實施、最佳實施例書面說明、可據以實施、最佳實施例微生物寄存微生物寄存科技領先壟斷國家與產業優勢科技領先壟斷國家與產業優勢先前技藝少，基礎專利權利範圍廣先前技藝少，基礎專利權利範圍廣生物晶片專利分析生物晶片專利分析運用專利制度保護科技與產業優勢：運用專利制度保護科技與產業優勢：Amgen國立交通大學科技法律研究所TRIPs對發明可專利性之限制對發明可專利性之限制TR
11、IPs第二十七條第二項第二十七條第二項:如果為了保護如果為了保護公共秩序(ordre public)或或道德(morality)，包括保護人類、動物、植物生命或健康，包括保護人類、動物、植物生命或健康或或避免對環境的嚴重破壞(serious prejudice)，有必要在其領域內禁止某些，有必要在其領域內禁止某些發明的商業實施，各成員發明的商業實施，各成員得得(may)將這些將這些發明排除於可專利性，但不能僅因為該發發明排除於可專利性，但不能僅因為該發明之使用為境內法所禁止者，而予以排除明之使用為境內法所禁止者，而予以排除。國立交通大學科技法律研究所歐洲專利公約歐洲專利公約EPC 53(a)E
12、uropean patents shall not be granted in respect of:(a)inventions the publication or exploitation of which would be contrary to ordre public or morality,provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Cont
13、racting States;a product could still be manufactured under a European patent for export to States in which its use is not prohibited(審查基準審查基準)歐洲生物科技發明保護指令歐洲生物科技發明保護指令：若商業上開發一若商業上開發一發明會違反公共秩序發明會違反公共秩序(ordre public)或道德或道德(morality)，該發明不准給予專利，若開發該發明該發明不准給予專利，若開發該發明是部份或全部締約國之法規所禁止的，並不當然構是部份或全部締約國之法規所禁止的
14、，並不當然構成禁止之理由成禁止之理由 國立交通大學科技法律研究所上訴委員會之決定上訴委員會之決定是否符合是否符合EPC 53(a)之判斷方式：權衡法則之判斷方式：權衡法則動物所承受之痛苦動物所承受之痛苦+對環境造成之風險對環境造成之風險 vs.發明發明對人類之用處對人類之用處審查部門複審審查部門複審風險不應與負面的態度劃上等號風險不應與負面的態度劃上等號應將風險的程度與所可以帶來的益處客觀比較，再決應將風險的程度與所可以帶來的益處客觀比較，再決定是否對該科技進行限制定是否對該科技進行限制 審查新科技的發明時，道德問題必須列入考慮審查新科技的發明時，道德問題必須列入考慮技術可能帶來的影響及風險則
15、必須與其所能帶的益處技術可能帶來的影響及風險則必須與其所能帶的益處做客觀的評析做客觀的評析 可用於癌症試驗，且可減輕所有試驗數量與動物痛苦，可用於癌症試驗，且可減輕所有試驗數量與動物痛苦，並在相關人員監控下可避免某種風險的新發明，可以並在相關人員監控下可避免某種風險的新發明，可以認定對人類有相當的貢獻認定對人類有相當的貢獻 國立交通大學科技法律研究所Diamond v.Chakrabarty 上訴人上訴人(Diamond，專利局長專利局長)主張主張基因研究和有關的技術發展，可能會散佈污染和疾病，基因研究和有關的技術發展，可能會散佈污染和疾病，導致基因多樣性的減少，及有損人類生命的價值，因導致基
16、因多樣性的減少，及有損人類生命的價值，因此希望最高法院在考量發明是否可專利時，能評估這此希望最高法院在考量發明是否可專利時，能評估這些潛在的災難些潛在的災難最高法院最高法院微生物微生物專利申請之核准或駁回，不可能會使基因研專利申請之核准或駁回，不可能會使基因研究停止，也不會因此而減少這方面研究所帶來之風險。究停止，也不會因此而減少這方面研究所帶來之風險。研究人員早已做了大量的工作，但不清楚他們的研究研究人員早已做了大量的工作，但不清楚他們的研究成果是否能取得專利，發明是否可准專利，可能僅決成果是否能取得專利，發明是否可准專利，可能僅決定於因期待獎勵而加速研究努力，或因缺少誘因而減定於因期待獎勵
17、而加速研究努力，或因缺少誘因而減緩研究速度緩研究速度 國立交通大學科技法律研究所法律創設權利的當下法律創設權利的當下產業價值改變，競爭優勢改造產業價值改變，競爭優勢改造企業策略與組織因應企業策略與組織因應競爭手段運用競爭手段運用 vs 法律知識法律知識/資訊對稱性資訊對稱性以競爭法平衡權利濫用以競爭法平衡權利濫用經濟發展、產業變革與企業競爭成為法律爭經濟發展、產業變革與企業競爭成為法律爭訟的必備知識訟的必備知識國立交通大學科技法律研究所專利權利特性專利權利特性權利範圍不易確定權利範圍不易確定以文字界定權利範圍以文字界定權利範圍 vs 實體技術內容比對實體技術內容比對無體財產無所不在無體財產無所
18、不在價值分離價值分離實體產品市場效益實體產品市場效益 vs 知識價值知識價值國立交通大學科技法律研究所產業價值鏈結構變革產業價值鏈結構變革(Restructuring of Industrial Value Chain)R&DIntangible assetManufacturingIntangible assetMarketing/SalesIntangible assetProductsIntangible assetReturn on InvestmentsTechnologyPatentingProcessPatentingServicePatentingTechnologyIPPro
19、cessIPProcessIPTrademarksdesign國立交通大學科技法律研究所生技產業發展與科技法律建制生技產業發展與科技法律建制新新興興產產業業：以以科科技技法法律律主主導導的的生生技技創創新新與與知知識識競賽競賽研研發發與與知知識識密密集集產產業業：經經費費投投入入高高、附附加加價價值值高高、風險高、開發時程長、產品生命週期長風險高、開發時程長、產品生命週期長全球化全球化 vsvs 產業價值區隔化產業價值區隔化國家產業與經濟區隔化國家產業與經濟區隔化比比較較優優勢勢在在無無形形資資產產法法制制規規範範下下，有有形形與與無無形形資資產產共共同同產產生之優勢極大化生之優勢極大化科技優
20、勢的產業價值壟斷科技優勢的產業價值壟斷國立交通大學科技法律研究所專利限制的國際紛爭專利限制的國際紛爭：愛滋病：愛滋病聯合國及世界衛生組織聯合國及世界衛生組織(World Health Organization,WHO)的調查的調查在次撒哈拉非洲地區，已有二千八百萬人正感染愛在次撒哈拉非洲地區，已有二千八百萬人正感染愛滋病，滋病，南非是全世界受愛滋病侵襲最嚴重的國家南非是全世界受愛滋病侵襲最嚴重的國家國境內現約有百分之二十的成年人口國境內現約有百分之二十的成年人口百分之二十的孕婦為愛滋病帶原者百分之二十的孕婦為愛滋病帶原者平均每天有三百人死於愛滋病平均每天有三百人死於愛滋病 國立交通大學科技法律
21、研究所南非與美國之專利糾紛南非與美國之專利糾紛南非為了解決愛滋病在其國內帶來的危機，在南非為了解決愛滋病在其國內帶來的危機，在1997年年修改其醫療法（修改其醫療法（South African Medicines and Related Substances Control Act），在特殊之情形下得採取強），在特殊之情形下得採取強制授權及平行進口等措施制授權及平行進口等措施美國藥廠及美國政府對南非修正該法反應強烈。首先美國藥廠及美國政府對南非修正該法反應強烈。首先在在1997年年12月，以美國為主之四十二家大藥廠連同南月，以美國為主之四十二家大藥廠連同南非藥商公會，在南非高等法院對南非政府提
22、起訴訟，非藥商公會，在南非高等法院對南非政府提起訴訟，於於2001年年4月撤回本件訴訟月撤回本件訴訟美國政府另已透過貿易制裁的手段對南非施加壓力，美國政府另已透過貿易制裁的手段對南非施加壓力，如拒絕南非政府對某些出口產品輸往美國發生貿易糾如拒絕南非政府對某些出口產品輸往美國發生貿易糾紛時所提出之的救濟及於紛時所提出之的救濟及於1999年年4月月30日，將南非政府日，將南非政府列為特別三一觀察名單中列為特別三一觀察名單中 國立交通大學科技法律研究所植物品種保護與專利權之競合植物品種保護與專利權之競合 種 原 取 得 植物品種保護育種家權利 專 利 TRIPS CBD 農 民 權？國立交通大學科技
23、法律研究所我國智權體系課題我國智權體系課題 1.成立智慧財產權之專業法院成立智慧財產權之專業法院2.建立專業代理制度建立專業代理制度 3.重建核發定暫時狀態之假處分之標準重建核發定暫時狀態之假處分之標準4.法院可逕就實體無爭議之案件為法律上之裁判法院可逕就實體無爭議之案件為法律上之裁判5.聲請證據保全之一造應釋明在實體訴訟案件中聲請證據保全之一造應釋明在實體訴訟案件中 勝訴之可能性並繳交擔保金勝訴之可能性並繳交擔保金 6.訴訟中保護營業秘密之認定標準與實質內涵予訴訟中保護營業秘密之認定標準與實質內涵予 以精確化以精確化 7.修正現行專利權被侵害時損害賠償額度之計算修正現行專利權被侵害時損害賠償額度之計算 方式方式