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1、泓域/口红公司知识产权分析分析口红公司知识产权分析分析xxx(集团)有限公司目录一、 知识产权投资的成本控制3二、 知识产权资产标引与分级6三、 知识产权保护管理18四、 知识产权维持管理43五、 项目简介63六、 公司简介67七、 SWOT分析说明69八、 组织机构及人力资源79劳动定员一览表79一、 知识产权投资的成本控制根据一项统计,财富100强的大公司在全球一些主要国家或地区,从获得一项发明专利到维持发明专利的20年有效期,大概要花费25万美元到50万美元。一家公司如果拥有成百上千件专利,其维护费用不难想象是十分惊人的。因此,做好知识产权投资尤其是专利投资的成本控制,就显得至关重要。一
2、些企业对知识产权存在偏见,是因为知识产权无法及时带来收益。需要理解的是,知识产权不同于其他的投资产品,它是一种长期投资,并非短期业务。如果对知识产权采取急功近利的态度,在短期内它的确会成为一种财务上的负担。更重要的是,无论是财力雄厚的跨国公司,还是势单力薄的中小企业,都应当关心知识产权投资的成本控制,否则知识产权只会成为企业的负担,甚至是负债。(一)知识产权投资的成本构成知识产权投资的成本产生于很多环节,比如,从自主开发专利的角度,在专利的研发、申请、维持、利用、保护等环节,都会发生成本的支出。如果把视野扩展到企业与外部的专利交易,还将在专利的许可、转让、价值评估、尽职调查等环节产生费用的问题
3、。知识产权储备的成本主要可以分为官方费用与非官方费用两大类别:官费:是指支付给官方机构(如国家知识产权局、人民法院等)的费用。官费既包括知识产权授权主管部门(国家知识产权局)的收费,也包括海关的备案费用、法院的诉讼费用等项目。通常,授权主管部门的收费是知识产权投资过程中,最主要的官费构成部分。非官费:简单地讲,是指官费之外的开支。非官方费用的构成更是复杂,既可能来自企业的管理活动,比如专利和商标的监控费用;也可能来自对外交易活动,比如知识产权转让和许可费用;还可能来自知识产权相关的服务活动,比如专利代理费用、商标代理费用等。(二)知识产权产出的成本控制1、削减研发成本的支出目前,一些政府部门已
4、经出台很多激励创新的政策措施,并提供研发创新或成果转化的基金、补贴等资金支持。企业可以积极了解政策,争取获得政府的资金支持,以减少研发成本的支出。此外,从成本收益的角度来看,合作开发或有偿引进他人的技术有时可能比自主研发创新支出更少。与其独立研究或重复研究,还不如用相对较低的成本买过来,把精力和金钱都用于技术改进创新上面。2、控制知识产权申请的数量首先,要明确知识产权申请目标,除非为了某些特定的战略考虑,应该紧紧围绕现有的产品经营和市场需求,量力而行,按需申请。其次,要建立专利筛选机制,控制专利申请的数量。此外,可以依法合并数项专利申请,节省专利成本。3、选择成本更低的保护方式对一项技术而言,
5、比专利成本更低的保护方式,通常是商业秘密,对软件而言也可能意味着采取版权保护。需要注意的是,商业秘密保护比专利保护成本更低,主要是因为商业秘密的获得不需要申请授权,不需要缴纳官费。但是,商业秘密需要持续不断地维持秘密性,才能保持其权利和价值,面对无孔不入的商业间谍,以及一些不诚实的内部员工,要做到这一点,也需要花费不少的管理成本。4、减缓申请费用的开支企业可以根据专利费用减缓办法,请求国家知识产权局减缓缴纳相关申请费用。另外,可以争取地方政府的专利申请资助补贴降低自己知识产权储备的成本。(三)知识产权存续的成本控制1、定期淘汰知识产权可以通过专利稽核、商标审计,定期进行知识产权淘汰,放弃或删减
6、不必要的、无用益的专利或商标,可以节约维持知识产权的开支。大部分庞大的、拥有上千个专利或商标的公司都有很大的删减空间。专利淘汰的方式,可以通过书面声明放弃,也可以不缴专利年费消极放弃。一般而言,企业多采取不缴年费的方式。而注册商标在有效期内的维持并没有官费成本,因此企业一般都选择以到期后不续展的方式淘汰不需要的注册商标。2、控制知识产权保护的成本选择合适的保护方式,可以节省一些保护成本。保护知识产权最典型的公力救济方式是行政查处或司法诉讼。一般情形下,通过行政机关查处侵权,简便、快速,费用低,因此行政查处所付出的成本比司法诉讼要小一些。3、积极利用知识产权的价值比如,把闲置的知识产权或对核心业
7、务没有影响的知识产权,向外转让或发放许可,通过获得转让费或许可费,来冲抵知识产权维持的费用开支。华为创新和知识产权白皮书显示,截至2018年底,华为累计获得授权专利87805项,其中有11152项是美国专利。自2015年以来华为获得交叉许可后的知识产权净收入超过14亿美元,付费方涵盖美国、欧洲、亚洲公司。二、 知识产权资产标引与分级(一)专利资产的标引维度1、专利资产标引的内涵专利是企业技术实力的重要表征,是企业参与竞争的战略性资源。专利不只是法律上的权利,更是企业高价值的资产。如何发挥专利资产的效用,从而有助于服务企业的商业策略,提升企业的竞争优势?专利资产标引不失为一种值得应用的实践工具。
8、作为一种信息管理工具和新的专利衡量方法,专利资产标引是根据一定的分类标准给企业的专利资产标注相应的标签,以方便企业快速检索,并有效利用专利资产的方法。专利资产标引不同于专利信息标引、专利文献标引或专利数据标引(简称“专利信息标引”),后者主要是基于专利本身包含的信息内容(比如技术领域、发明组成、发明特征、发明效果、国际分类、工艺参数、发明人、申请人等信息)定义标引项,并以此分类和加注标签;而专利资产标引更强调从“资产”的角度,从产品、市场、竞争等角度测量专利资产,并加以标签化。因此,专利资产标引虽然会与专利信息标引存在一些交叉重合的情形,但专利资产标引的视角更为广泛,更符合商业实践的需要。统计
9、数据显示,在2016年,华为技术有限公司位列我国发明专利申请量第一位,其当年申请发明专利高达4906件。而截至2016年底,华为公司全球范围内累计获得授权专利62519件。如此庞大的专利规模,如果不进行专利资产标引,显然,即使是内部专利管理人,员,也未必能有效掌握公司专利资产的状况。因此,专利资产标引的对象主要是针对企业内部的专利资产,而不是整个行业或覆盖竞争对手的专利数据库。专利资产标引是企业对专利资产进行信息管理的一种方式和工具。专利资产标引作为企业专利管理体系的构成部分,并不是独立存在的,它与技术交底、发明评估、专利组合、专利稽核、专利淘汰、专利交易等专利管理工作关系密切,并能够为企业管
10、理工作提供有力支撑和协同支持。因此,重视并执行专利资产标引工作,对于企业专利管理及专利运营将大有神益。2、专利资产标引的实施时间企业进行专利资产标引的实施时间,要从两个方面来考虑。(1)根据企业专利规模确定标引实施时间专利资产标引需要耗费大量的时间和精力,而大多数企业的专利管理人员数量极为有限,甚至由技术人员兼任专利管理人员,因此,何时开始推进企业专利资产的标引工作,就需要综合考量管理人员、专利规模等各种因素。当企业拥有的专利规模太小,比如仅有10余件专利,进行专利资产标引的意义并不明显,难以展现标引的价值。而专利规模太大时,比如拥有500余件专利,此时才开始从头进行专利标引,可能工作量又相对
11、巨大,使得标引工作困难重重。结合企业的操作实践和对专利管理人员的访谈结果,我们认为,当企业的专利规模达到50100件这个区间时,比较适宜启动专利资产的标引工作,此时可以有效平衡专利规模扩大带来的管理困扰和专利资产标引启动带来的工作强度。此后,企业专利资产标引就进入常态化管理:(1)如果新增的专利不多,可以每年固定一两个时间段对新增的专利进行一次性系统标引;(2)如果新增的专利较多,可以在每个专利产出的同时即同步进行专利标引。相对而言,我们更推崇第(2)种专利资产产出与标引同步进行的做法。(2)根据专利产出阶段确定标引实施时间专利资产标引显然只有在专利技术产出之后,不可能提前进行。但从技术到专利
12、也至少要经过技术交底(或技术提案)、发明评估(或发明筛选)、专利申请、专利授权和专利应用(生产、上市等)几个阶段。专利资产标引可以从发明评估甚至技术交底时开始做起当然,标引工作并非一蹴而就,事实上,在前述五个阶段都可以根据需要着手标引或重新评估标引工作。在技术交底阶段,通常是由发明人或研发项目团队对技术成果进行标引,主要观察的维度是技术效果。在发明评估阶段,通常是由公司技术主管部门或者技术评估委员会对该技术成果是否申请专利或以何种方式进行保护进行决策,因此,评估的维度可能会从技术、法律和商业等层面展开,最后也是归结到该技术成果的价值大小。有的企业则推迟到专利申请时,才根据发明评估的结果对该专利
13、申请进行初步标引,等到专利授权后,再根据当时的情形对前期的标引重新测量以决定是否调整标引项。等到专利应用阶段,可以根据需要进一步增加或调整标引项。比如,根据竞争对手产品的专利侵权情况,就某一专利进行相应的标引。3、专利资产标引的维度根据企业的商业实践及竞争需求,专利资产的标引有多重维度每个维度都有自己的信息标签,即标引项。当然,并不是针对每一项专利资产的标引维度越多越好,关键还是要切合企业的实际需要。下面介绍几种常见的专利资产标引维度,每个标引维度有其对应的标签或标引项。(1)基于法律状态的标引维度在企业的众多专利中,除了已经得到授权而受到法律保护的专利之外,还有专利处于已提交专利申请但尚未授
14、权或者被驳回、专利权终止、专利权无效宣告进行中等法律状态。因此,可以将专利资产按照其所处的法律状态进行标引,以快速识别专利状态,了解该项专利有效与否,并及时跟进年费缴费、专利无效等工作。(2)基于产品线的标引维度所谓产品线,是由使用功能相同、能满足同类需求而规格、型号等有所不同的若干个产品项目组成的一个产品类别。专利资产可以根据对应的产品线进行标引,如果公司的产品线分为高端零售系统、无线微店、分销系统、中小零售系统、中小企业管理,那么该企业的专利资产即可按照这五个产品线进行对应的标引,比如“支付宝服务窗”专利技术就可标引为“无线微店”这一产品线。(3)基于产品部件的标引维度给产品的各种部件按照
15、分类分别给对应的专利资产打上标签,有利于根据标签的指引一次性找到某一部件的所有专利,也方便对某一部件进行技术升级改进。以汽车的专利为例,可以对发动机、排气管、油门线等零部件的对应专利进行分类标引。(4)基于技术效果的标引维度作为一种技术方案,每一项专利(外观设计专利除外)都应当有其解决特定技术问题的技术效果,因而技术效果是专利资产标引不可缺少的标签。将具有同一技术效果的专利进行分类标引,也便于迅速识别和展现企业在特定技术领域的专利优势。例如,对电热水器相关的专利资产,可根据技术效果打上防漏水、防漏电、即热等标签。有时,还可以对基于技术效果的标引方式进一步细分,比如,针对具有某一技术效果的专利组
16、合,按照该技术发展脉络进行不同阶段的标引。例如,对电热水器的活水技术,可以给其专利按照活水技术的发展脉络分别打上机械活水、电子活水等标签。(5)基于使用状况的标引维度通过标引专利资产是否处于使用、许可、转让或质押等状态,可以帮助企业在专利库存中,快速找出哪些专利是企业的“收益发动机”,哪些专利是“沉睡的专利”,使企业了解并掌握专利资产的实施状况及其价值程度,从而便于对不同状况的专利资产进行分类管理和采取相应举措。(6)基于专利价值的标引维度专利不仅是授予专利权的发明创造,更是一种具有使用价值和交换价值的技术资产,一种能够为产品创造附加值、创造竞争优势的无形资产。专利价值可以用专利稽核的方式进行
17、评价,即企业对其拥有的专利资产,从商业层面和技术层面进行盘点审核,并做出相应的决策。透过专利稽核可以区分出专利资产价值的等级大小,并以“A、B、C”或“重要、一般、不重要”等标签进行分级标引。(7)基于竞争关系的标引维度专利是竞争对手相互攻防的竞争工具和商业利器。企业可以定期或不定期地对竞争对手在市场上销售的产品进行专利分析。如果发现竞争对手的产品涉嫌侵犯自己的专利权,应当及时就相关专利进行标引,包括标注该竞争对手的名称以及涉嫌侵权的产品型号等信息。0在打算主动攻击竞争对手侵权或被竞争对手起诉侵权时,能够以最快的速度找到与之有关的专利,进行进攻和防御。为了将来更好地支撑诉讼,还可以将一些专利产
18、品的使用证据等初步收集整理,并放置于被标引专利相应的文件夹下留存。(8)基于其他考虑的标引维度在实践中,根据行业性质的不同、企业需求的不同,标引的维度也会发生变化。比如,对于通讯、多媒体等高度依赖于标准的行业,可以将专利与对应的标准关联进行专利资产标引。专利资产的前述标引维度,可以通过不同的标签或标引项加以标记,并使用诸如以下形式的表格加以管理。不过,当企业的专利数量达到成百上千件时,仅依靠excel表格进行专利管理自然使用不便弊端诸多。此时,可以引入或开发专利管理系统,进行专利资产的标引工作。目前很多软件公司开发的专利管理软件,都可以实现专利标引的功能,甚至还可以根据用户的需求进行定制化开发
19、。4、专利资产标引的应用价值专利资产标引对于企业的专利管理及运营都具有重要的现实意义。比如,根据专利的价值高低、使用状况等指标,可以及时清理那些不常使用、价值低甚至无价值的专利资产,帮助企业将有限的资金预算和管理资源聚焦于有价值、高质量的专利资产。(1)便于节约专利查询成本如果一家企业拥有的专利数以百计,数以千计,甚至数以万计时,那么当你想要快速准确地找到一件专利时无异于大海捞针,这不仅是一个时间成本的问题,更可能会使你在遇到紧急情况时丧失一些诸如打击竞争对手侵权的最好时机。不同的专利资产标引方式就好像不同的坐标轴,通过多个坐标轴的定位,可以从数千件专利中迅速找到所需的专利资产。事实上,专利资
20、产标引的首要意义就在于能够方便迅捷地找出符合需要的专利。(2)便于分类管理专利资产对每件专利技术的价值或重要程度进行标引,可以便利企业分级分类管理,并根据不同的标引分配不同的资源投入。例如,对于重要程度最高的专利资产,应进行精雕细琢的专利布局、专利组合等精细化管理,匹配最具专业能力的专利服务机构。而对于重要程度较低的专利资产则可相对粗放管理。再如,对于自己不使用但对他人有价值的“青铜专利”,可以考虑转让或者许可;对于不会使用且没有商业价值的专利资产,可以考虑放弃维持。(3)便于构建专利组合考虑到专利组合能增加创新成果保护的规模和多样性,企业通常会寻求获得大量相关专利,以提升专利投资的价值。根据
21、实际需要,结合专利资产各个维度的标引信息,通过标引项的检索和组合,即可将相关专利列表从企业专利数据库中导出,构建出基于某技术领域、某产品、某部件、某功能、某标准的专利组合,实现专利组合的动态构建和管理。一件专利可以对应多个标签,具有共同标签的专利可以构成一个专利组合。专利组合的构建使各专利相互之间形成支撑和协同关系,既可以增加产品的专利竞争力,也可以有效支持专利包的商业运营。(4)便于提高专利评估效率基于预算限制和管理成本,企业对其专利资产会不断进行评估,以决定是否继续维持有效性,是否调整其价值分级等。通过前期的专利资产标引,可以有效支持和提升后期专利资产盘点或稽核的效率,从而不断优化专利资产
22、的质量,节省专利维护的成本,释放专利资产的价值。比如,将价值分级中标引为最低等级的专利,作为优先考虑是否放弃或淘汰的资产。(5)便于专利交易利用企业的专利资产较多都处于搁置不用的状态,如果不是因应策略上的需要,则非但不能带来商业利益,反而还会背负沉重的负担。还有一些专利系固于企业自身的力量,无法有效推进产业化。所以,需要以转让、许可等交易利用的方式,把专利优势转化为商业价值。通过专利资产标引的识别指示功能,可以方便查找有价值且未使用的专利,方便围绕特定技术或特定产品构建专利组合,从而快速识别、精准运营专利组合,帮助企业富有成效地开展专利交易利用工作,提高专利的利用效率。(6)便于识别杀手级专利
23、专利资产的标引过程也是杀手级专利的发现之旅。所谓杀手级专利,是指自己拥有的可以涵盖竞争对手核心产品的专利或专利组合,此时竞争对手若有侵权之嫌疑。通过关注竞争对手推出的产品,并在自有的专利武器库中进行专利比对,同步标引可能被侵权的专利资产,同步挖掘杀手级专利,既可以在激烈的商业竞争中给对手强力一击,达到专利攻击之效果;也可以在受到竞争对手诉讼攻击时,能够迅速找出杀手级专利起诉反制,发挥专利防御之目的。(二)品牌资产的商标分级1、企业品牌模式企业的品牌模式有很多类型,业内通常将品牌模式分为单一品牌模式、混合品牌模式、独立品牌模式和不相关品牌模式等四种类型。不过,即使是单一品牌模式之下,也并不表明企
24、业的产品只有一个品牌名称。采用单一品牌模式的企业,为了区分不同层次、定位或者特质的产品,往往会采用“主副品牌”的策略,即以一个已经成功的品牌作为主品牌,涵盖企业各个系列的产品,同时又给不同产品取一个生动活泼、富有魅力的名字作为副品牌,以突出产品的个性形象。这样就既可节约传播费用,又可以尽量避免危机的连锁反应。比如,“格力”空调品牌旗下有“全能王”“睡梦宝”“月亮女神”“冷静王”等系列空调,既分享了主品牌“格力”的品牌资产,又丰富与突显了具体产品的个性,可以说是一举两得,相得益彰。从商标法的角度,主品牌被称为主商标或母商标,副品牌则是副商标或子商标。对于主品牌,多数企业都会有意识的采取商标注册保
25、护。但对于副品牌,有的企业可能只是把它当作一个广告宣传语或者口号,似乎忘记了它也可能是一个商标,甚至有的企业经常把自己的副品牌当作产品类别的通用名称来使用,长此以往,就会产生巨大的法律风险。2、品牌结构的商标分级无论采用单一品牌模式还是混合品牌模式,目前多数企业的品牌/商标数量都相当可观,品牌/商标层级都比较复杂,通常可以把企业的品牌/商标至少分为三级(甚至四级)。通过对企业品牌的商标分级,可以针对不同层级的商标,选择不同的商标策略。商标分级是实施商标战略的基础,并将贯穿于商标注册、使用、保护的各个方商标分级的目的在于给予不同级别的商标以不同的资源支持。比如,在商标监测方面,对于一级商标,可以
26、实行全类监测。如果发现在任何商品类别上有影响主品牌正常使用,会影响品牌声誉的商标可以积极提出异议;对于二级商标,可以只就核心的商品类别实行商标监测;对于三级商标可视其重要程度来参照二级商标的核心类别。三、 知识产权保护管理(一)知识产权侵权监控及时发现知识产权侵权行为,并及时有效的打击,是企业知识产权得以可持续发展的保障。那么,如何发现他人的知识产权侵权行为呢?各个企业当然有不同的做法,这里只能提供一些基本的思路供参考。1、建立监视侵权的队伍一些具有规模的企业都建立有专门负责打击侵权的体制,甚至有专业的打假队伍。有的企业专门安排了负责打假的人员,有的企业则训练营销人员参与打假,有的企业甚至聘请
27、专门的中介机构,如商业调查公司或者律师事务所,提供专业的调查侵权的服务。对于肩负打假重任的人员,无论是外聘的还是内部的,都应当对其进行适当的打假培训,比如了解知识产权的基本知识,如何初步判断侵权行为,如何固定侵权的证据。如果连知识产权侵权知识都不了解的人,很难想象他会出色地完成任务。也许他会持续不断地汇报上来一堆并不需要的信息,或者做出了打草惊蛇的举动,妨碍了公司策略性的打假计划。2、掌握发现侵权的渠道发现知识产权侵权的渠道有很多,企业可以透过各种渠道监视和收集侵权线索,比如通过展览会、产品广告、客户调查、消费者投诉、知识产权引证分析、知识产权授权公告监控、竞争对手监视、侵权举报奖励等。多数情
28、况下,企业主要是借助自己的营销网络来发现、识别知识产权侵权行为。有的发现侵权的渠道是比较主动的监视行为,有的则是比较被动的发现过程。从保护知识产权的角度,企业不能只是消极地发现侵权,等到市场上假货已经泛滥成灾时,才惊醒过来,如果那时市场已经被假货搞得乌烟瘴气,丧失了基本的商品信誉,消费者可能会拒绝购买这个品牌的商品,不管它是真货还是假货。此时此刻,你打击侵权的最佳时机可能已经错过了,因此,主动出击,把侵权活动扼杀在摇篮中,当然是最好的选择。3、选择制止侵权的途径发现了知识产权侵权行为,如何去制止它?法律为权利人提供了许多的选择和路线。不过,每一种选择都有其利弊得失,也各有其技巧策略,企业需要谨
29、慎地做出决定。以下是常见的制止侵权的途径。(1)自行制止侵权行为作为一种可能的路线选择,自行制止知识产权侵权只是一种私力救济的方式。发现侵权的企业可以让律师或法务人员发函警告侵权人,希望对方立即停止生产、销售,并回收市场上的侵权产品,并威胁如果不停止侵权,权利人将采取相应的法律行动。如果为了避免陷入不必要的诉讼大战中,或者为了消除不知情的非恶意侵权(如经销商的善意销售行为),企业采取向侵权人寄发简单的警告函的方式,可以将无心的善意侵权快速平息下去,以提高维权效率、减少维权成本,缩小侵权所带来的损失和负面影响。但要注意的是,寄发警告函之前必须切实做好诉讼前的调查取证工作,否则被告收到侵权警告后,
30、可能立即有所防御,导致不易取证,甚至转移证据。侵权警告函的写法可以根据不同情况而采取灵活的处理,口气可以强硬,也可以缓和。以专利警告函为例,一般应写明以下内容专利权人的专利号,专利的主要权项内容;对方产品或方法侵害了该专利权,希望对方中止或禁止某种侵权行为;希望对方在何时就此作出答复;如果对方不作答复,专利权人可能采取的措施。(2)请求行政机关的查处依据专利法、商标法、著作权法等知识产权法,企业发现有知识产权侵权行为时,可以向相关知识产权行政机关投诉,请求行政机关查处知识产权侵权行为。比如,发现专利侵权行为,可以请求当地专利主管部门(地方知识产权局)查处侵权行为。(3)采取海关保护的措施很多侵
31、犯知识产权的产品都会通过海关进出,如果侵权商品出口,则会影响权利人的海外市场;如果侵权商品进口,则会影响权利人的国内市场。但很多企业往往忽视了采取海关保护知识产权的措施,失去了在海关控制侵权商品进出口的机会。知识产权海关保护的模式有两种:一是依申请保护。指知识产权权利人发现侵权嫌疑货物即将进出口后向海关提出申请,海关根据权利人的申请扣留侵权嫌疑货物。依申请保护模式又被称为“被动保护”模式,因为在这一模式下,海关不会主动采取制止侵权嫌疑货物进出口的措施。二是依职权保护。指海关在对进出口货物的监管过程中,若发现进出口货物涉嫌侵犯已在海关总署备案的知识产权的,将主动采取扣留和调查处理措施。由于在依职
32、权保护模式下,海关有权主动采取制止侵权货物进出口的措施,因此这一模式又被称作“主动保护”模式。应当注意的是,依职权保护模式仅适用于权利人事先将其知识产权向海关总署备案的情形。(4)启动诉讼的司法程序诉讼是处理知识产权侵权最为激烈的方式,也是对侵权人最有震慑力的手段。由知识产权侵权而引发的诉讼主要有两种:一种是民事诉讼,由权利人提起;一种是刑事诉讼,由公安机关立案侦查,并由检察机关提起公诉。(二)知识产权诉讼攻击1、明确提起侵权诉讼的目标在发动知识产权侵权诉讼之前,企业应当明确自己提起诉讼的目的为何?比如,是为了增加市场份额,还是争取许可使用费?并需要评估自己的这些目标能否通过知识产权侵权诉讼得
33、以达成。下面我们简单介绍一些常见的知识产权侵权诉讼目的(1)获得侵权赔偿。有的企业发动知识产权侵权诉讼,其基本目的是获得可观的侵权赔偿。(2)驱逐不正当竞争。有的企业发动知识产权侵权诉讼,并不在意能否拿到赔偿,关键是要借机打击竞争对手,消除无序的仿冒竞争。(3)争夺市场份额。有的企业发动知识产权侵权诉讼,是为了将竞争对手挤出市场,独占天下。(4)发放知识产权许可。有的企业进行知识产权侵权诉讼或以诉讼相威胁,只是迫使对方屈服,接受知识产权许可。(5)消耗被告资源。知识产权侵权诉讼会给被告造成或大或小的干扰,并消耗其时间成本、经济资源。尤其是海外知识产权侵权诉讼,动辄上百万美金的律师费,让一些中小
34、企业胆战心惊,疲意不堪,在经济上难以招架。(6)损害被告形象。知识产权纠纷现已成为媒体报道的重点,被告可能因此深受其害,不仅有损长期树立的商业形象,而且可能动摇客户的信心。(7)借机广告宣传。发动知识产权侵权诉讼的企业,有时经过巧妙运作,能够从媒体的报道中获益良多,至少借机作了广告宣传。(8)实现商业合作。有的企业利用知识产权侵权指控,逼迫被告与其开展合作,并接受其不公平的条件。(9)震慑侵权人。侵权诉讼是一个强烈的信号,可以给已有的或潜在的侵权人施加压力,有效减少自己的维权成本。知识产权诉讼的商业目的非常复杂,除了上述一些商业目的外,知识产权权利人还可能根据具体的个别化的商业考虑,发动知识产
35、权侵权诉讼。作为原告,企业应当考虑金钱和时间的预算,应当对诉讼的成本与收益进行理性分析,不要盲目行动。企业必须自问:诉讼目标到底是什么?诉讼策略是否与其目标一致?采取这些诉讼手段必须支付哪些额外的成本?它可以产生什么样的利益?2、确定侵权诉讼的被告从侵权人的角度,大致有制造者、销售者、使用者、进口者等类型,同时存在这些侵权人时,企业作为权利人应该向谁主张权利?是全线出击还是各个击破?如果权利人并不想拉长战线,分散力量,可以针对这些侵权人,估算其侵权行为对权利人利益损害的程度,从而排出知识产权侵权诉讼的优先顺序,伺机而动,逐个出击。比如,在多个侵权人之间,选择最有赔偿能力的被告,或者最需要打击的
36、竞争对手,或者著名的跨国公司,作为自己优先考虑的诉讼对象。不过,需要提醒的是,选择大公司打官司固然比较容易获得赔偿,也容易声名鹊起,但这些大公司在专利诉讼中的反击能力,往往也非常强大,也有实力和财力来进行诉讼对抗。因此,有时候选择一些弱小的被告,反而容易旗开得胜,并可确立打击知识产权侵权的胜诉先例,以影响后续的侵权诉讼案件。3、收集侵权证据在发现侵权活动时,收集固定证据的方式有很多。通常,在知识产权诉讼中,证据的收集主要有以下渠道:(1)自己努力收集证据诉讼中的绝大多数证据是由当事人(或其律师)自己收集的。比如购买侵权产品,并索取正式的发票。有些企业除了聘请律师协助处理侵权事宜外,还会聘请一些
37、专业的调查公司去收集证据。(2)证据保全公证目前,通过公证机关对侵权行为采取证据保全措施,在诉讼中被运用得越来越普遍。因为公证证据的证明力和有效性高于未公证的证据,除非有相反证据,法院一般都会认定公证证据的有效性。(3)利用行政查处搜集证据通过行政机关的行政查处,可以获得权利人不便获得的证据,比如一些合同、账簿、侵权数量等材料。另外,行政机关做出的侵权处理决定,本身就是证明侵权行为的可靠证据。(4)申请海关调查取证权利人可请求海关实施知识产权保护。权利人如发现侵权嫌疑货物即将进出口的,可以向货物进出境地海关提出扣留侵权嫌疑货物的申请,借助海关对被扣留的侵权嫌疑货物是否侵犯知识产权所进行的调查及
38、认定来保留相关证据。(5)请求法院保全或调取证据根据我国民事诉讼法,如果企业向法院起诉后,认为证据可能灭失或者以后难以取得,可以向法院申请保全证据。另外,当事人及其代理人因客观原因不能自行取得的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。申请法院调取的证据通常分为三类:第一,保全被控侵权产品;第二,调查被控侵权单位的财务账册,以便确定赔偿额:第三,调取被控侵权人存在侵权的证据。我国专利法商标法著作权法关于诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释及关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释等法律和司法解释
39、,规定了在专利权、商标权、著作权侵权案件中,均可以申请诉前证据保全。4、确定诉讼的管辖法院按照法律的规定,权利人提起诉讼,既可以选择被告住所地人民法院,也可以选择侵权行为地人民法院,而侵权行为地又包括侵权行为实施地和侵权结果发生地。不要以为在哪里打官司效果都一样,选择一个有利的诉讼地点,也是诉讼成功的一个重要因素。一个有利的诉讼地点,主要表现在以下几个方面:(1)地点便利的考虑。如果企业把远在千里之外的被告拉到本地或自己方便的地方诉讼,不仅出庭方便,文书传递方便,而且可以节省很多外地诉讼的差旅费用支出。(2)法院因素的考虑。法院的倾向、审判水平、办事效率及其法官的素质对诉讼的发展和结果都很重要
40、。有的律师会通过研究以往的案例,找出不同法院对待某类案件的态度,从而选择有利于自己的法院进行诉讼。(3)地方保护的考虑。特别是被告在当地是纳税大户时,在那里诉讼就更容易受到地方保护主义的阻力。选择一个有利的诉讼的地点以及管辖法院,已经成为权利人的一种诉讼策略。在实践中,由于被告住所地是固定不变的,因此选择不同的侵权行为地,成为改变管辖地的一个很好的策略。很多企业在律师的帮助下,通过对侵权行为的调查和取证,都愿意选择向非被告住所地的侵权行为地法院,特别是向原告所在地法院起诉,以减少案件受到的外界干扰。当然,诉讼地点的选择并不随心所欲,必须合乎法律的规定。以专利侵权诉讼为例,根据最高人民法院关于审
41、理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定(法释200121号),诉讼地点的选择应当符合以下规则:从地域管辖的角度,针对专利侵权行为,应当到侵权行为地或者被告住所地的人民法院起诉。从级别管辖的角度,专利侵权纠纷的第一审案件,应当到各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院起诉。5、确定诉讼的事由很多时候,原告多个知识产权受到侵犯,这时就需要考虑采用哪一个或哪一些知识产权来发起诉讼攻击了。把所有被侵权的知识产权都拿去诉讼,虽然可以保证更多的胜诉机会,但因为涉及知识产权较多,也会拖延整个诉讼的处理时间。如果企业不是为了获得更多的赔偿,而是为了尽快把侵权人赶出市场,就
42、不必如此大动干戈,只需在能够一举消灭对方侵权产品的前提下,拿出最可靠的知识产权,在尽可能短的时间内,攻击对方最明确的侵权行为,即可达到事半功倍的效果。有时,在同一对象上存在多种知识产权保护,此时也需要考虑以何种知识产权提起诉讼最为合适。比如一件商标除了商标权外,还可以享受到多种知识产权的保护。如果商标是一件独创的作品,可以得到著作权的保护;商标是未注册的知名商标,可以主张知名商标的特有名称保护;商标使用引起不正当竞争的,还可以告对方不正当竞争。选择或采取不同的诉讼理由,作为一种诉讼策略有时还可以打破案件的僵局。比如,在一个商标案件中,原告起诉被告的商标使用侵犯了自己的商标权,但是在诉讼中发现被
43、告已经先行进行了商标注册,根据商标注册的申请在先原则,此时原告明显处于不利的状态。然而仔细分析,被告注册的这个商标是一个图形商标,而这个图形商标的版权恰恰是属于原告的。如果原告主张被告侵犯版权,可能比起诉侵犯商标权,更具有威慑性和胜诉希望,并可能因此夺回自己的商标,此即以侵犯版权之诉“围魏救赵”,支援商标侵权之诉。6、把握诉讼的时机时机的选择,在不同的案件中是不一样的,但基本的原则是不可仓促行事。有的权利人往往一发现有侵权行为出现,便立即提起侵权诉讼,而在诉讼中又常常因为证据不足,或自己的知识产权存在瑕疵,或对方根本不侵权,给自己造成被动,以至酿成更大损失。因此,起诉一定要慎重,要选择好时机。
44、在许多情况下,侵权产品的出现可能并不会影响到知识产权权利人的经济效益,此时,权利人不必急于提起诉讼,而应当把诉讼前的准备工作尽量做充分。当然,要防止起诉时超过3年诉讼时效。如果权利人有胜诉的把握,又担心侵权人会因提起诉讼而转产、改行、毁灭证据、藏匿财产,可以在起诉前或起诉时,向法院提出采取保全措施的申请,以有利于案件审结后判决的执行。当然,在选择诉讼时机的问题上,还有很多策略性的考虑。比如,出于更大收益的考虑,有的企业发现侵权人后,并不急于起诉而是放水养鱼,静观其成。等到这些侵权企业发展到较大规模后,才发起诉讼,收网捕鱼,不仅给侵权企业以沉重打击,而且也能获得更多赔偿。此外,有的企业等到被告企
45、业准备上市之前,才发动知识产权侵权诉讼,干扰其融资计划;有的企业挑选在影响较大的展览会开幕前,向被告企业发起知识产权侵权诉讼,干扰被告的客户与其下单签约。凡此种种,不胜枚举。(三)知识产权诉讼防御1、检查程序上能否提出异议(1)能否提出主体资格异议在知识产权诉讼中,对侵权行为有起诉权的仅限于特定的权利人。有权提起知识产权侵权诉讼的主体包括两类,一类是知识产权权利人,另一类是知识产权侵权纠纷中的利害关系人。利害关系人的范围,主要包括知识产权许可合同的被许可人、合法继承人等。最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(法释200232号)第4条规定,此处的利害关系人,包括注册商标使
46、用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。在发生注册商标专用权被侵害时,独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼;排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉,也可以在商标注册人不起诉的情况下,自行提起诉讼;普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权,可以提起诉讼。在知识产权侵权诉讼中,作为被告一方,如果发现原告的主体资格并不适格,应当提出主体资格异议,比如商标普通使用许可合同的被许可人未得到商标注册人的明确授权,可以提出异议,从而在程序上消灭对方的起诉权。当然,被告也可以提出充分的证据,证明自己不是适格的被告,从而脱离诉讼的纠缠。(2)能否提出管辖权异议知识产权
47、纠纷不是任何法院都可以受理。知识产权侵权案件的级别管辖都比较严格,专利纠纷第一审案件,由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖。商标、著作权等民事纠纷第一审案件,一般由中级以上人民法院管辖,但各高级人民法院可以根据本辖区的实际情况确定若干基层人民法院管辖。比如上海浦东新区、徐汇区、普陀区和杨浦区人民法院就有权受理除专利侵权以外的商标侵权、著作权侵权等知识产权侵权一审案件。被告应当审查原告起诉的法院是否满足知识产权案件级别管辖的规定。此外,被告更要关注原告起诉的法院在地域管辖上是否有权受理此案。比如,根据关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解
48、释第6条的规定,因侵犯注册商标专用权行为提起的民事诉讼,由商标侵权行为的实施地、侵权商品的储藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管辖。根据关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第4条的规定,因侵犯著作权行为提起的民事诉讼,由著作权侵权行为的实施地、侵权复制品储藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管辖。被告要根据这些法律规定,审查受理知识产权侵权的法院是不是适格的法院。比如,在商标侵权诉讼中,可以审查该法院所在地是不是商标侵权行为的实施地、商标侵权商品的储藏地或者查封扣押地、商标侵权被告住所地的人民法院。如果受理原告起诉的人民法院不属于有权管辖此案的法院,被告应当及时在答辩中提出管辖异议。提出管辖异议,一方面可以避免对方利用管辖法院,进行地方保护主义;另一方面改变管辖法院,有可能会减少自己的诉讼成本,并提高对方诉讼成本;此外,有些被告在诉讼过程中提出管辖异议,是为了拖延诉讼时间,以做好充分的应诉准备或者另有其他打算。(3)能否提出证据异议在某种程度上讲,打官司就是打证据。证据是指