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1、-专利申请策略与规划-第 15 页专利申请策略与规划前言 一般企业经营多著重于提高营运绩效与竞争优势，但在执行策略上若无独特之处，进而在产品与市场上与他人明显区隔，恐怕难以摆脱竞争对手的纠缠，甚至只有苦苦追赶、受制于人。 亦即预做良好的策略规划实有其必要性。 科技导向的企业尤须注意拟定适合的研发方向，并积极保护其智慧财产。 一般而言，申请专利除了寻求法律保障以避免他人侵害仿冒，同时也有技术授权、转让等诸多商品化的价值，背后还可能牵涉复杂的市场利益以及与他人的竞争合作。 当研发单位开发出一项新产品或新制程，要不要申请专利？ 可不可以申请专利？ 有没有可能取得专利？ 可以继续开发那方面的技术？ 那
2、些技术应一并申请保护？ 应于何时、何处提出专利申请？ 申请专利能带来什么好处？ 就智慧财产权管理而言，提出申请只是当中的一个基本步骤，在此之前和之后应考量与规划执行的事项还很多。 本文仅针对专利申请方面的策略规划，以浅显的文字提供一些基本原则做为参考。 申请前应思考之问题 1. 是否为专利保护的对象及范围？ 发明：对产品、方法或者其改进所提出的技术方案。 新型：对产品的形状、构造或装置所提出的技术方案。 新式样：对产品的形状、花纹、色彩或其结合所作出的富有美感的设计。 另外也须注意是否为法定不予专利的标的。 2. 是否具备专利的实质条件(可专利性)？ 新颖性：未曾公开或非公众已知者。 进步性：
3、具有一定的发明创作难度。 实用性：可实际用于产业。 3. 是否具有良性的市场前景或产业价值？ 亦即预测、分析可能创造的市场前景、经济效益，再做出是否申请的决策。 例如申请的目的是出于策略上的考量而不想实施，或者市场前景与投资效益不明，则是否要先储备专利？ 是否还要申请外围专利？ 未来授权或实施获利的机会有多大？ 4. 申请专利的保护范围可能有多大？ 他人回避专利范围的难易度有多高？ 这牵涉到预期能获准的申请专利范围，相对于先前技艺与他人专利范围之间的比较，以及阻却他人进行回避仿冒的力道有多强、多周延？ 5. 专利的技术内容公开之后，对目前和潜在的竞争对手有多大的助益？ 对与自己技术合作、经销代
4、理的对象有什么影响？ 这牵涉专利说明书的技术揭露程度，在符合法律要求下，如何避免泄漏关键的know-how。 也须检视是否牴触或不利于与他人签订的技术交流、授权或销售协定。 6. 有无足够的资源或成本来提出申请并维护、运用专利？ 亦即要避免盲目申请，以减少不必要的人力、物力、财力的浪费。 还要想到能否善用未来获准的专利以得到实质的利益回馈。 7. 可否运用其他的方式来保护？ 例如能否搭配或改以著作权、营业秘密等来保护？ 当然也应考虑一并申请注册商标、电路布局的可能性。 提出以上问题是希望能先就申请专利的本质加以思考。 虽然答案也许一时未明，但至少可借此机会省思，尽量先在企业内部建立一定程度的共
5、识，如此再客观地依据以下各项策略做出评估，以便顺利拟定执行的细节。 各项评估策略 一、 是否提出申请 1. 要申请 * 预备自用：自行实施保护的技术，从实施取得市场垄断地位，甚至建立某种专业形象。 * 预备他用：藉由技术转让、授权以获取利益，进而影响旧市场或主导新市场规格。 * 降低竞争对手优势：限制对手的发展，也避免他人取得专利后处于竞争优势。 * 干扰他人视线：在主要研发技术以外的领域申请专利，使竞争者难以洞悉我方真正的技术发展方向。 或者还可于申请后要求提早公开、不做实体审查。 2. 不申请 * 避免公开暴露研发策略和意图：改以其他方式保密，以免遭对手洞悉，或怕保护不佳致遭人回避仿冒而丧
6、失应有的市场商机。 * 延长技术保密的时间：若他人难以破解模仿时可以考虑不申请，而无专利期限的缺点。 * 专利实用价值不高，但又不希望竞争者取得专利：例如不打算实施、利用该项技术的专利来获取经济利益，可是又要避免对手取得专利后处于竞争优势，反过来限制自己发展，则可放弃申请，甚至直接适度地公开该项技术。 二、 申请何种专利 发明、新型、新式样专利保护的对象、范围、时间各有不同，但都应符合相关的法定要件。 如果皆不适合，则应思索有无其他类型的智慧财产权可供保护。 否则即使侥幸获准，拿到的只是很不稳定的专利权。 故宜按照科技类别与创作层次，选择适当者提出申请，才较易获准专利。 三、 申请内容为何 1
7、. 完整技术或部份技术：有时为避免遭人仿冒，部分核心或关键技术不提出申请，或于撰写说明书时巧妙隐藏之。 2. 单项申请或系列申请：依据技术的重要性与保密性，选择申请单项技术的专利或是其相关的一系列专利，以于技术完整公开所带来的缺点和申请周延保护布雷之间做适当的取舍。 3. 基本技术或配套衍生技术： * 基本技术为该领域的根本核心或开创性技术，离实用阶段还很远，相对上比较冷门，可能参与者较少；配套衍生技术则是前者的改良或实施所必需者，多半更接近实用的阶段，可能已有较多人投入。 这是从特定的技术领域角度来看，所以两者是相对的，而非绝对的。 * 拥有基本技术的专利等于掌握此一发展领域的主导权，相当有
8、利；但若由他人取得配套衍生技术的专利，则自己实施时恐受阻碍。 * 若只拥有配套衍生技术的专利，虽很可能须得到前者的授权才能实施，但仍有利于日后与前者交叉授权，取得部分主导权。 4. 使用中技术或储备技术：除了考虑使用中或即将实施的技术值得提出申请以外，基于日后科技发展、产品汰换周期或市场变迁等因素，也应想想目前用不到、属于次要应用、关联度较低的技术是否也要申请专利。 四、 何时提出申请 1. 适时申请：发明创造的技术达到一定成熟度时就提出申请。 不过对于不同的产业与科技领域，适当的申请时机所对应的技术成熟度可能会差别很大；有的在研发得到初步成果就要提出申请，有的可能要很成熟完备才比较适合申请。
9、 一般而言，通过基本验证以后，进入应用研究、开发或工业性中间试验之前，这段时间提出专利申请，通常算是比较适当的申请时机。 2. 提前申请：鉴于某些产业的技术变迁快速，且各国专利制度多半采先申请主义，因此只要技术已具备基本轮廓，大致符合专利的新颖性、进步性、实用性等三要件，就无须太顾虑技术成熟度，即可提出申请，也可及早获得专利权。3. 延迟申请：过早申请则专利相对较早到期，同时也可考虑以下情况而延迟申请： * 目前技术保密措施无虞，而且由他人完成破解的机会不大，所以不急于申请专利，以免太早公开技术。 * 市场前景不明朗，或消费者恐怕难以接受新的科技或产品，且目前似无他人申请的迹象。 * 所申请保
10、护的技术不成熟或配套技术不完备，仍有许多问题未解决，甚至后续不打算继续投资研发。 * 技术领域本身发展的局限，预期能够获准保护的范围较窄。 待更进一步研发突破后可申请更大的保护范围，也增加专利应用获利的机会。 * 过早保护可能防碍或违反既有的技术交流、授权或销售代理协定，或许不利于进一步合作开发。 或者是说，可能要先排除此类障碍再做申请。 五、 申请地区 竞争者的所在地和活动范围已不再局限于单一国家，因此有必要从事全球地理上的专利布署，以为自己发展铺路、为对手设下障碍。 1. 本国申请：通常企业所在地应当先申请，也为外国申请取得有利条件，例如主张优先权。 2. 国外申请：考虑目标市场、对手活动
11、、未来发展所在的国家，选择适当者加以申请。 但若申请国家众多，则亦须考量成本效益的问题。 六、 专利布局 此乃就技术层面来看，布建的保护网或地雷网可在深度和广度上同时或择一进行。 1. 就深度而言，某一技术领域从基本专利到相关的配套衍生专利共同形成坚实的保护网，则可立于技术垄断的地位，这通常需要长时间的耕耘才行。 2. 就广度而言，于基本技术的可能应用范畴中广泛地获得外围技术的专利保护，则可使保护范围更形完整，有利于主导整个技术领域和市场的走向。 但若预期的应用范畴很广，想要囊括所有相关技术的投资成本可能就很庞大。 上述各项评估策略其实就是希望结合企业本身的发展策略，尽量找出或厘清申请专利方面
12、可能的盲点和疑虑，以便衡量所要申请保护的标的，在目前法律、科技、市场、投资财务等状况下，其所处的地位、价值或可行性。 如果把前述状况下的评估结果量化成为具体指标，则更能综合判别申请专利的价值。 实际量化的评估标准可依本身的偏好来订定，不在本文讨论的范围里。 企业内部的作业流程 本文开始已先提出申请专利前应思考之问题，而实际进行专利申请的过程中，须适当配合上述各项策略来做最佳的决定。 有时须就申请个案判断，有时须多案整组考量。 举例而言，以下列出企业内部作业流程所面临的抉择与相关做法，当中的关键在于判断是否申请和确定申请或不申请的后续做法。 一、发掘提案来源 * 来源包括相关产业市场分析、各类科
13、技文献调查、产品新规格所牵涉的技术、研发人员提出的新旧构想、既有的研发成果、研发工作记录簿等。 * 除了掌握上述来源，其他有利的做法例如拟定明确研发策略、进行专利地图分析、奖励提案人、辅导提案申请、开发非研发员工的创意、各单位竞赛评比等。 二、提交内部审查 * 审查内容应涵盖可专利性(新颖性、进步性、实用性)以及技术的商业价值(经济利益、实施难易、投资成本、市场影响等)，亦即须周全顾及法律、科技、市场、投资财务等层面。 * 做法上应遴选适当人员参与审查。 除了要确立申请标的(具体的产品、物质、外观设计优先，其次为抽象的方法)，最好能半定量定量评估各层面的价值，具体明确地审核，以避免太过定性、粗
14、浅的判断。 三、内部审查判定 1. 审查结果符合以下条件，则可以提出申请： * 满足可专利性(大致判断可以获准专利即可)。 * 技术价值达到一定标准(预期专利有实际的商业利益)。 * 预期技术公开的负面影响不大，例如竞争者短期不易仿效技术、侵权机率低、不致于暴露我方研发策略等。 2. 审查结果符合以下条件，则可以不提出申请： * 可专利性不高(大致判断获准专利的机会很低)。 * 技术价值达不到一定标准(预期专利没有多少实际的商业利益)。 * 预期技术公开的负面影响很大，例如竞争者短期易于仿效技术、侵权机率高、严重暴露我方研发策略等。 3. 依照企业个别的偏好和当时的考量，上述条件未必一定要全部
15、成立才行，或许某一条件具有绝对的地位，也可能采加权的方式做综合评比。 简言之，宜按照量化的具体指标有无达到一定水准，衡量申请的负面效应与得到专利后的各项潜在利益，再做出申请或不申请的决定。 四、接续措施 1. 若确定提出申请，应将以下措施立即付诸行动： * 确立申请内容与提出时间。 * 考量有无相关技术或配套系列须提出申请。 * 撰写良好的专利说明书。 * 申请专利范围最大化，以降低他人回避之可能性。 * 正式申请、争取获准及后续维护。 * 于其他国家申请布局。 * 注意保护其他型态的智慧财产权。 * 后续产品、市场、授权实施等规划。 2. 若确定不提出申请，仍应进行以下动作： * 技术内容先
16、列为企业know-how，视为营业秘密保护。 * 设定一段时间之后必须重新检讨申请的必要性。 * 考虑继续改良提案的技术内容，再评估是否申请。 * 万不得已，适当公开技术内容以避免他人获取专利。 常见问题之探讨 * 如何开发企业员工的创意？ 研发人员的工作就是要不断的研究、改进。 如能善用研发工具和系统化的创新方法，更能有效率地发挥创意和解决技术问题。 除了鼓励踊跃提案以外，亦可藉由诸如解析竞争对手产品的技术、分析调查未来的产品市场、解读特定的专利技术等任务，迫使或诱导其激发、揭露构想。 同时也应让非从事研发的员工勇于揭露构想，而不应事先给予负面的评价，也不须顾虑是否一定有专利的价值才要提出。
17、 例如行销业务人员和生产线上的操作员，根据其对市场环境或生产流程的观察，发现产品在相关领域的用途或者制程可以改进之处，同样可以参与提案，促使新的想法、建议能纳入研究改善的对象。 此外，可以遴选适当的科技人员，在创意的揭露阶段即开始发挥辅助提案的功能，亦即积极地与员工做充分的沟通，以各种方式开发和帮助潜在的发明人，挖掘并组合任何有价值的构想。 * 如何奖励提案申请？ 一开始就以实质利益奖励创意提案，促使员工自由揭露任何构想。 提交内部审查后，若确定提出申请专利，再发给奖金。 如获准专利，则给予更高的奖励。 日后运用专利如有实际的回馈收益，亦可拨出一定比例给发明创作者。 相对的，也应该先对各研发单
18、位定下提案配额，要求达成设定的质与量的标准。 对于专利各项成果的权利归属亦须事先明定清楚。 * 如何建立内部审查制度？ 重点在于挑选适合的内部提案审查人员，其不仅在技术领域上各有所长，同时也须对专利方面的法律有一定素养，才能根据前述各项申请策略适切地审查提案。 同时在审酌提案的实用性与市场价值时，最好聘请非科技出身但有其专业者，诸如专案企划、市场行销、财金部门的主管。 甚至在保密措施无虞下邀请企业外的专家担任，亦无不可。 担任内部提案审查人员除了审查以外，也可积极辅导仅具雏形的创意提案转化成具有申请价值的技术。 因此，相关人才的培育和专长资料库的建立就很重要，才能有效发掘、管理构想的来源。 各
19、类奖励措施亦可适用于前述审查和辅导人员，以助于专利工作的推展。 * 如何兼顾专利的质与量？ 专利申请的目标单纯设定为追求高品质(技术高度创新、保护范围大、预期经济效益广)以及或是高申请量，其实都有些理想化，未必能立竿见影或长期负担得起，对于中、小企业尤然。 从成本效益来看，应该根据企业本身技术擅长之处和未来产品研发方向，并由专利检索后之系统化分析结果找出竞争者的布局，适当地定出专利申请布署的领域。 举例来说，在某些技术领域逐渐累积专利，或集中可用资源取得重要关键技术的专利，才是比较立即可行的做法。 换言之，欲掌控专利的质与量，研发单位除了掌握、利用已有的专利，更应先了解基本技术与配套外围衍生技
20、术获得专利保护的现况，吸收他人的研发经验和成果，才能拟定适合的技术发展策略。 同时配合资料建档管理与专利事务所协助申请，具体定出各技术人员编组在一段时期内专利产出的质与量的标准。 举例而言，各单位的创意提案数、内部审查时的技术和商业价值评比、专利申请量、专利获得量、专利回馈成果(包括自行实施的收益、授权范围与数量、各项法律权益得失 )，都可以量化成为控管的指标，以明确追踪不同时期的各类专利活动，也可客观地评量各单位的研发表现。 * 若不申请或申请被驳还须注意那些事情？ 一般而言，提出专利申请要比不提出申请来得有利。 因此，基本上是鼓励申请，以促进产业科技发展，建立智慧财产的良性循环。 然而某些
21、情况下，企业可能基于特定考量后决定不提出申请，或者改为部分申请、延迟申请，此时则须注意是否遭到他人先以相同或类似的技术内容(尤其是比较关键核心的技术)提出专利申请，进而获准专利，阻挠自己实施。 若确定不申请，则要承担不申请的风险，势必要做好相关的措施，例如以营业秘密保护、改良技术以达到可申请的程度、密切注意对手技术现况、持续收集有关的技术情报供判断、适当举发对方的相关专利、甚至被迫部分或全部公开该项技术等。 事实上，这些活动平时就该一直进行，只是对于自己已开发而暂不申请专利的技术内容，更要注意是否已公开或被他人以专利独占。 若提出申请之后结果被主管机关驳回，除了考虑法律上的救济、上诉行动，尽量
22、力争到底，也应反思如何改良该技术以提升其可专利性，更重要的是进而如何提升其商业实用价值，亦即不因未获准专利就忘记善用该技术的各种可能。 如果打算放弃申请，也应考量采行营业秘密保护或直接公开的必要性。 换言之，驳回的案件仍然可以套用企业内部的审查机制，以决定最佳的对策 * 从专利权得到的回馈收益与申请策略有何关系？ 回馈的态样包括自行实施、卖断、各类型授权、质押融资、作价入股、侵害赔偿、技术移转投资等，这牵涉到各类成本收益、投资操作、商场运用等评估和活用。 简单来说，应提拨回馈所得的一定比例于专利的管理上，以维持、鼓励专利的持续申请。 由回馈的来源，可以找出主要的利基所在，进而修正申请策略(例如
23、调整专利申请的时机、领域与内容)，乃至于影响未来投资、研发的方向。 如同之前所建议的，可以仿照建立各项评量指标，有效控管专利回馈的情况，以定期评估目前拥有之专利的价值高低。 对于得到多年后仍无实用的专利则可考虑便宜转让或放弃维护。 * 如何建立基本的专利管理制度？ 可以参考的相关论述早已汗牛充栋，本文提出的策略建议也仅是此范畴的一部分而已。 不过简单归纳之后，基础的做法大致有以下重点： 1. 成立专责部门，有明确任务的编组，尤应与技术和法务单位密切配合，以统筹处理与支援专利等智慧财产权相关的事务。 其他部门人员也应协同执行规定的擅长事项，而非全由专责部门单打独斗。 2. 建立标准作业程序，亦即
24、把产品专案拟定、发明构想揭露、评估构想、评估申请、提出申请、维护、运用专利等一系列步骤，融入并配合产品开发上市的流程，各阶段均列入考核管制，以达整体高效率的运作。 3 . 建立完备的资讯系统，执行专利检索分析、电子化管理、网路资料库等，以确实掌握企业内外的技术与人才动态。 4. 定期做专利与其他智慧财产权方面的教育宣导，以培育具有法律素养的科技人员。 结语 专利保护工作的成功关键，其实就在于企业对于申请专利的正确决策与专利事务的科学管理。 当然，本文所提的各项申请策略仅系基本、通用者，实际运用时应先确立自己的需求和目的，配合现况加以规划。 可能还须参酌本身特有的考量，并与其他智慧财产权(例如商标权、著作权、营业秘密、电路布局等)灵活交互采行，才能发挥最大效益。 若缺乏适当人力和资源，藉由企业外的专业服务机构以协助进行策略规划和执行，亦为可行之道。