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1、2022年创造性与专利申请文件撰写 优智博企业学问产权论坛 创建性与专利申请件撰写 /李红 冯德魁 一问题的提出 依据专利法其次十二条第一款的规定，授予专利权的独创和好用新型应当具备新奇性、创建性和好用性。也就是说，具备创建性是一件独创和好用新型授予专利权的必要条件之一。因此，在专利申请件的撰写中必需充分地考虑到技术方案的创建性问题，否则，有可能在后续的专利审批过程和可能的无效程序中给申请人带来利益上的损失。 二创建性及其评价标准 依据专利法其次十二条第三款的规定，独创的创建性，是指同申请日前已有的技术相比，该独创具有突出的实质性特点和显著的进步。 审查指南进一步规定，所谓独创具有突出的实质性
2、特点，是指对所述技术领域的技术人员来说，独创相对于现有技术是非自不待言的。独创有显著的进步，是指独创与现有技术相比能够产生有益的技术效果。 三与创建性因素相关的组成部分 对于专利申请件的撰写，应当明确独创或好用新型的技术方案相对于现有技术是非自不待言的，且与现有技术相比能够产生有益的技术效果。为此，须要参考审查指南中给出的有关现有技术是否自不待言的三个步骤来进行背景技术的描述、技术问题的界定和技术方案的确定，并依据审查指南中给出的显著的进步的推断要求来进行有益效果的撰写。 四、考虑创建性因素的申请件撰写 审查指南中给出的有关现有技术是否自不待言的三个步骤详细为：确定最接近的现有技术、确定独创的
3、区分技术特征和独创实际解决的技术问题、推断要求爱护的独创对本事域的技术人员来说是否自不待言。其中，推断是否自不待言的过程要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示。 因此，在一些特别的情形中，有可能的话，可以预先有意识地在申请件的撰写中进行一些必要的描述，以说明现有技术中不存在技术启示。 例如，假如代理人在撰写时检索到两篇对比件，该两篇对比件的结合可能破坏创建性，应当如何实行措施，使得申请件记载的技术方案在创建性方面更有劝服力，并增加答复审查看法或者应对可能的无效程序的主动性？明显，撰写申请件时须要说明两篇对比件的结合是没有技术启示的。例如，指出所述的两篇对比件没有结合的必要，也即现有技术中
4、不存在解决本独创或好用新型面对的技术问题的需求，自然本事域的技术人员也不会想到将两者结合，从而说明两者没有结合的技术启示。或者，指出两者即使结合也须要克服肯定的技术难题，或者带来新的技术问题无法克服，而本独创或好用新型的技术方案却不会产生该技术问题或者可以克服此技术问题，反映动身明人为本技术方案的产生付出了创建性的劳动。 此外，在独创人披露的技术方案解决的技术问题和对比件解决的技术问题相同，但是技术特征较为相像，即技术方案稍有不同之处的情形下，应当如何进行处理，以得申请件记载的技术方案在创建性方面更有劝服力，并增加答复审查看法或者应对可能的无效程序的主动性？ 这种状况下，假如处理不当，有可能会
5、被认为该对比件中存在对本技术方案的启示，影响到本技术方案的创建性。这是因为，二者的技术问题相同，而技术特征较为相像，有可能会被认为二者的替代是自不待言的，从现有技术动身，不须要花费创建性的劳动就能得到本独创或好用新型的技术方案。 为此，一种可能的解决方案是找出本技术方案和对比件的不同之处，针对所述不同之处重新界定技术问题和确定必要技术特征。这样可能使独创人想要爱护的技术方案的围变小，从而损害申请人的利益。 另一种可能的解决方案是不重新界定技术问题，而是阐明本独创或好用新型的技术方案与现有技术的不同之处，说明技术特征虽然较为相像，但是有区分，且所述区分是不能从现有技术中得到技术启示的。为此，可以
6、指出现有技术中具有不完善的地方或技术上的缺陷，而本独创或好用新型的技术方案不同于现有技术的技术特征能够克服现有技术的方案的缺陷，本独创或好用新型的技术方案作为一个整体具有创建性。 此外，在申请件的撰写过程中应当尽量避开一些不当的描述，以免由于这些不当的描 述产生现有技术存在技术启示的假象。例如，是否存在某种技术启示与背景技术的描述和技术问题的界定是亲密相关的，假如撰写不当，可能带来严峻的效果。 例如，因为没有找到导致缺陷产生的因素，现有技术存在的缺陷在一段时期都未能得到解决。在独创人的研发过程中，分析得到了导致缺陷产生的缘由，并针对该缘由采纳相应的技术手段来克服现有技术存在的缺陷。在一些独创或
7、好用新型的技术方案中，所述相应的技术手段可能是常见的，相对简洁的，在另一件或多件现有技术中已经有所披露。假如在专利申请件的撰写中，将独创人分析得到的导致缺陷产生的缘由记载在背景技术中，通常会被认为是现有技术，这是因为背景技术部分记载的内容应当是对独创或者好用新型的理解、检索、审查有用的背景技术，也就是现有技术。从而，结合背景技术和所述的另一件或多件现有技术，可能得出现有技术整体上存在对本独创或者好用新型的技术方案的启示，导致审查员或公众对其创建性的合理质疑。 也就是说，在申请件撰写时，在背景技术部分须要描述的现有技术的技术方案及其存在的缺陷和问题，不宜将独创人研发过程中产生的技术思路等披露在背
8、景技术部分。 此外，在上述的例子中，也隐含着技术问题的界定和技术启示的关系。详细地说，假如在专利申请件的撰写中，将独创人分析得到的导致缺陷产生的缘由记载在背景技术中，则意味着本独创或好用新型须要解决的技术问题是与导致缺陷产生的缘由对应的技术问题，而不是独创人在探讨过程中面对的现有技术的缺陷。也就是说，将原来属于独创人的创建性劳动描述成了现有技术。这种情形下，由于认为导致缺陷的缘由是已知的，从而在另一件或多件现有技术的启示下，应用相应的技术手段来克服这个缺陷成为自不待言的。 此外，对于较为简洁的技术方案，可以在说明书中限制独创或者好用新型的应用领域，从而避开可能存在现有技术的技术领域带来的不利影
9、响，削减创建性被对比件破坏的可能性。 另外，审查指南中还给出了推断一个技术方案是否具有专利法所规定的创建性的协助推断标准：本独创是否解决了人们始终渴望解决但是始终未能获得胜利的技术难题？是否独创克服了技术偏见？是否独创取得了意料不到的技术效果？是否独创获得了商业上的胜利？只要技术方案存在上述的一种状况，则可初步认为独创具有创建性。为此，在撰写专利申请件时，应当尽量和独创人就上述协助推断标准进行沟通，假如答案是确定的话，应当在申请件 中记载这些事宜，以使得申请件记载的技术方案在创建性方面更有劝服力，并增加答复审查看法或者应对可能的无效程序的主动性。 五总结及建议 总之，关于申请件的撰写，要时刻考虑到申请件的创建性，将创建性的审查标准和审查指南对创建性的要求应用到申请件的撰写当中，以增加申请件的创建性的劝服力，并增加答复有关创建性审查看法或者应对可能的无效程序的主动性。 第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页